Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно Роспатент предоставляет правовую охрану более чем 40 000 новых товарных знаков. При этом еще примерно 10 000 новых товарных знаков получают правовую охрану в нашей стране по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и обозначений. И если бы законодательство не предусматривало возможностей для прекращения правовой охраны товарных знаков, в правовом поле товарных знаков неминуемо наступил бы коллапс.

Одним из оснований прекращения правовой охраны товарного знака является его неиспользование в течение любых трех лет с момента государственной регистрации товарного знака и выдачи Роспатентом свидетельства на него. Это следует из текста статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации^[1] (далее ГК РФ), которую, не смотря на неконкретность некоторых формулировок, можно считать обязывающей правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак.

Арбитражные суды Российской Федерации используют статью 1486 ГК РФ довольно часто: ежегодно в нашей стране рассматривается несколько сотен споров, предметом которых является неиспользование по тем или иным причинам товарных знаков.

Все выше сказанное и обусловливает актуальность выбранной темы.

Целью работы является рассмотрение теоретических вопросов о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, а также изучение судебной практики.

Для достижения намеченной цели в работе были поставлены и решены следующие исследовательские задачи:

- изучить понятие и механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

- выявить основания досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

- раскрыть определение заинтересованного лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

- исследовать правовую защиту при прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;

- проанализировать судебную практику по ст. 1486 ГК РФ.

Объектом исследования являются правовые взаимоотношения в сфере охраны прав на интеллектуальную собственность.

Предметом исследования являются нормы международного и отечественного права по охране товарных знаков.

Теоретическую основу работы составляют научные труды ученых в области общей теории права, гражданского права, юриспруденции и общественных наук.

Методологическую основу курсовой работы составляют общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания социальных и правовых явлений.

Нормативно-правовая база работы основывается на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и иных федеральных законах, других нормативно-правовых актах, касающиеся данной темы.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 1486 И СТАТЬИ 1514 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Понятие и механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Товарный знак как термин традиционно используется практически во всех странах применительно к обозначениям, которыми маркируются изготовленные товары и которые обычно указывают на предприятие – производителя маркированных товаров либо услуг. Исходя из понятия «товарный знак» и одной из основных его функций – выделения товара или услуги среди присутствующих на рынке, национальные законодательства различных стран обусловливают получение исключительных прав на него на имя тех предприятий, которые используют этот знак или объявили о таком намерении.

Товарные знаки указаны в ст. 1225 ГК РФ как один из объектов, на которые признаются гражданские интеллектуальные права. Интеллектуальные права на товарные знаки сводятся к имущественному исключительному праву (ст. 1226 ГК РФ). Никакие иные интеллектуальные права на товарные знаки прямо в ГК РФ не предусмотрены. Конечно, никаких личных неимущественных прав на товарные знаки не существует, но если считать право на получение патента самостоятельным гражданским правом, то должно быть признано в качестве самостоятельного также и право на регистрацию обозначения товара в качестве товарного знака.

Исключительное право на использование товарного знака обычно получают посредством его регистрации, но в ряде стран оно принадлежит владельцу знака после первичного использования. Суть подхода, основанная на принципе закрепления исключительных прав через использование, заключается в том, что присущие товарному знаку функции (указание на определенное качество, рекламирование, выделение товаров) могут осуществляться только через использование.

Подход к получению исключительных прав на использование товарного знака через регистрацию основан на получении необходимых юридических гарантий, в первую очередь, для владельца знака. Однако в большинстве стран существуют законодательные нормы, обязывающие владельца начать использование через определенное время. При этом, как правило, если товарный знак не используется и после этого времени, предусматриваются санкции, например, исключение знака из реестра.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории России исключительное право на товарный знак признается и действует, во-первых, если товарный знак зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и, во-вторых, «в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации».

Принцип обязательного использования товарных знаков содержится в Парижской конвенции по охране промышленной собственности^[2] (ст. 5, часть С), Соглашении ТРИПС^[3] (ст. 15, 19), законодательствах различных стран мира. В некоторых странах продление регистрации возможно лишь при представлении доказательств использования товарного знака либо предусматривается обязанность правообладателя по их представлению в течение всего срока действия регистрации.

На сегодняшний день в Российской Федерации статья 1486 ГК РФ «Последствия неиспользования товарного знака» является одной из самых широко востребованных практикой статей, относящихся к праву на товарный знак. Впрочем, такой же востребованной была и ее правопредшественница – ст. 22 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»^[4].

На протяжении 25 лет существования норм о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования ежегодно возникало и рассматривалось несколько сотен таких споров. До конца 2011 г. эти споры рассматривались первоначально в административном порядке – в Высшей патентной палате, а затем – в Палате по патентным спорам. После этого спор мог быть перенесен в суд, а с начала 2012 г. эти споры рассматриваются в арбитражном суде – Суде по интеллектуальным правам. Большое число таких дел, естественно, вызывает многочисленные практические комментарии и теоретические отклики^[5].

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием – одно из наиболее распространенных оснований для досрочного прекращения правовой охраны обозначения. Важно, чтобы товарный знак не использовался непрерывно в течение трех лет до даты обращения заинтересованного лица с соответствующим заявлением (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). При этом использованием обозначения признается совершение не любых действий, а именно тех, которые непосредственно связаны с введением товара в гражданский оборот (п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.^[6]).

Алгоритм действий в данном случае выглядит следующим образом.

1. Заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или их части. Стоит обратить внимание, что направить такое предложение можно не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
2. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не удовлетворит просьбу, заинтересованное лицо может направить правообладателю новое предложение, но не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего. Либо оно вправе обратиться с иском в Суд по интеллектуальным правам (абз. 6 п. 2 ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ^[7]). На это у него есть 30 дней с момента истечения указанного двухмесячного срока. При этом заявителю необходимо доказать свою заинтересованность в использовании спорного товарного знака, а ответчику – подтвердить факт использования спорного обозначения (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Однако стоит иметь в виду, что само по себе неиспользование товарного знака не является безусловным основанием для прекращения его регистрации, а служит предметом судебной оценки. При разрешении вопроса о сохранении правовой охраны обозначения учитывается совокупность следующих критериев – различительная способность товарного знака, сходство обозначений заявителя и правообладателя, однородность товаров, их идентичность (причем значение каждого из критериев меняется в зависимости от фактических обстоятельств дела). Например, если речь идет о необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, повышается значение критерия однородности^[8].

Суд также может принять во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам – таковыми могут быть, например, обстоятельства, связанные с признанием правообладателя банкротом^[9].

Если же доводы истца все же будут признаны обоснованными и суд примет решение в его пользу, правовая охрана товарного знака прекратится с даты вступления этого решения в законную силу (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). 

Основания досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Одним из оснований прекращения правовой охраны товарного знака является его неиспользование в течение любых трех лет с момента государственной регистрации товарного знака и выдачи Роспатентом свидетельства на него.

С исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может обратиться любое заинтересованное лицо, которое считает, что его права и законные интересы ущемляются фактом существования охраны на неиспользуемый правообладателем товарный знак. Такими лицами, чаще всего выступают предприниматели, производители товаров и услуг, которые столкнулись с невозможностью получить правовую охрану на интересующий их товарный знак или обозначение, из-за наличия ранее зарегистрированного, но неиспользуемого товарного знака, и которые, тем не менее, имеют желание использовать спорное обозначение в своей деятельности и готовы подтвердить затраты на организацию производства или иную подготовку к выпуску товаров или оказанию услуг.

Очень важный момент: из текста статьи 1486 ГК РФ следует, что исковое заявление заинтересованного лица должно содержать доказательства заинтересованности и информацию о том, что товарный знак не используется в течение трех полных лет (приводить доказательства этого не нужно), а бремя предоставления доказательств использования целиком и полностью лежит на плечах правообладателя. Причем, если исковое заявление не будет аргументированно опровергнуто ответчиком, или он не представит убедительных доказательств того, что оспариваемый товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, то суд должен вынести однозначное решение о прекращении предоставления правовой охраны такому товарному знаку^[10].

Единственно возможный способ избежать потери своей интеллектуальной собственности – доказать, что в течение указанного в исковом заявлении трехлетнего срока или какой-то его части товарный знак либо использовался, либо его использование было не возможно по не зависящим от правообладателя причинам. В таком случае суд может вынести решение об отказе в удовлетворении иска.

По смыслу статьи 1486 ГК РФ, использование товарного знака предполагает введение в гражданский оборот товаров или услуг с соответствующими обозначениями. Важное уточнение: с точки зрения законодателя, наличие товара на полке супермаркета – это однозначное использование, а вот его активная рекламная кампания на телевидении – нет. При этом совершенно не обязательно, чтобы фактическим использованием товарного знака занимался именно правообладатель. Это вполне может делать лицензиат (равно как и сублицензиат) правообладателя или лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя.

Самый интересный вопрос: какие события и ситуации удовлетворяют критериям обстоятельств, из-за которых правообладатель не мог использовать товарный знак помимо своей воли. Как ни трудно догадаться, такие примеры в практике случаются довольно редко, но они все же есть. Например, владелец компании регистрирует товарный знак для широкой номенклатуры шоколадной продукции, но в течение трех лет так и не использует его из-за того, что практически сразу же проигрывает суд Налоговой инспекции, и со счетов компании списываются в бюджет практически все имеющиеся средства, что де-факто делает ее банкротом. Впоследствии владелец добивается отмены судебного решения, однако взысканные в бюджет суммы ему не возвращаются (они будут зачтены в счет будущих обязательных платежей в бюджет). Такая ситуация, скорее всего, станет для Суда по интеллектуальным правам достаточным основание для того, чтобы оставить без удовлетворения иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Но могут быть и более тривиальные ситуации, когда правообладатель заключает лицензионный договор и обязывает лицензиара использовать товарный знак, чего он в свою очередь по каким-то причинам не делает. Но здесь решение СИП уже гораздо менее очевидно и будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.

В завершение стоит сказать и о том, что в последнее время статья 1486 ГК РФ стала помимо всего прочего еще и высокоэффективным инструментом защиты от нападок так называемых «патентных троллей», которым принадлежит большое число патентов и товарных знаков, которые они практически никогда фактически не используют^[11].

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Определение заинтересованного лица в досрочном прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ‑ ГК РФ) «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет».

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака направлен на очистку всего множества когда-либо зарегистрированных товарных знаков от неиспользуемых правообладателями обозначений, которые могут входить в сферу имущественных интересов других лиц^[12].

Товарные знаки – важный элемент рынка, гражданского оборота. Они позволяют покупателям, потребителям правильно ориентироваться на рынке, отбирать и приобретать качественные товары, использовать качественные услуги. Товарные знаки не являются объектами, которые имеют значение только в сфере предпринимательских отношений, как, например, бездокументарные ценные бумаги, фирменные обозначения (если они не выполняют роли товарных знаков) и коммерческие обозначения. Иными словами, они имеют не узкое значение только в сфере предпринимательских отношений, а широкое, общегражданское значение. Поэтому как использование, так и неиспользование товарных знаков затрагивают интересы всех участников гражданского оборота. Все они – заинтересованные лица^[13].

Проблема определения заинтересованности лица, заявляющего в арбитражный суд требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, в настоящий период является одной из самых актуальных в сфере охраны исключительных прав.

В связи с большим количеством заявлений (вызывавших вопросы относительно их обоснованности) Роспатент, к подведомственности которого до 2011 г. относилось рассмотрение указанных заявлений, издал Информационное письмо от 20 мая 2009 г. № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием».

Круг таких лиц состоит из: 1) всех юридических лиц, поскольку коммерческие и некоммерческие являются лица могут быть правообладателями прав на товарные знаки; 2) всех индивидуальных предпринимателей; 3) физических лиц (не предпринимателей), владельцев доменных имен, которые свой законный интерес основывают на факте «обладания» доменным именем^[14].

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Таким образом, Истец обязан доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, например, представить достаточные, надлежащие и допустимые доказательства своего намерения или совершения подготовительных действий для использования обозначения, сходного до степени смешения либо тождественного обозначению, которому предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров либо/и услуг, для которых он зарегистрирован.

Еще до недавнего времени главенствовала правовая позиция, согласно которой в большинстве случаев заинтересованным признавалось только лицо, которое уже использует данное обозначение либо совершило приготовительные действия к такому использованию.

Но в таком случае существует риск того, что правовая охрана товарного знака не будет прекращена по каким-либо основаниям, а доказательства, представленные в материалы дела в подтверждение такого использования, по факту будут являться доказательствами нарушения исключительных прав на товарный знак.

В связи с объективной необходимостью смягчить требования к критериям заинтересованности президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 24.07.2015 № СП-23/20 утвердил Справку по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (далее – Справка СИП от 24.07.2015 № СП-23/20^[15]).

В пункте 3 Справки СИП от 24.07.2015 № СП-23/20 разъяснено, что «Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

В отношении заявки на товарный знак в пункте 4 Справки СИП от 24.07.2015 № СП-23/20 разъяснено, что «Факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем и отсутствие факта обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку в отношении однородных товаров/услуг, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака».

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в определении от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014^[16] обратил внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Данный правовой подход нашел свое отражение в судебной практике по рассмотрению дел данной категории.

Так, в решении по делу № СИП-662/2016^[17] Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что «Ссылки ответчика на отсутствие такой заинтересованности в связи с тем, что истец не является производителей алкогольной продукции, не является лицом, подавшим заявку № 2014728278, и намеревается использовать иное обозначение, подлежат отклонению, поскольку для установления заинтересованности имеет значение направленность коммерческого интереса на использование в дальнейшем в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

Таким образом, судебная практика основывается на «широком» подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком»^[18].

Коммерческий интерес – категория, используемая для обозначения стимулов деятельности субъектов экономических отношений. Направленность коммерческого интереса субъекта предпринимательской деятельности – это всегда получение и увеличение прибыли как результат предпринимательской деятельности. И потенциальное использование спорного обозначения должно способствовать достижению этих целей.

Для признания лица заинтересованным по смыслу статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о намерении лица использовать обозначение в последующем.

Причем осуществление предпринимательской деятельности в иной сфере деятельности, чем та, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака, а также отсутствие обязательных разрешительных документов на осуществление такой деятельности сами по себе не являются доказательствами отсутствия заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию^[19].

При этом особый акцент делается на законности такого коммерческого интереса.

Согласно определению, которое дано в Большом юридическом словаре^[20] «Законный интерес ‑ это отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантированное государством простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам ‑ в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным».

Так, например, законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может проявляться в наличии между истцом и ответчиком спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака и необходимости защиты от предъявленных требований.

Подтверждение реальности намерения использовать обозначение необходимо только в том случае, когда имеются обоснованные сомнения в добросовестности поведения лица, и есть основания полагать, что такое лицо создает видимость заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение.

При этом следует иметь в виду, что использованием обозначения является индивидуализация товаров и услуг, а не получение прибыли от его реализации.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, может быть признано лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, чьи права и законные коммерческие интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Правовая защита при прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Случаи, когда законного правообладателя пытаются лишить прав на товарный знак, встречаются не реже обвинений в незаконном использовании чужих торговых марок. В такой ситуации важно понимать на сколько законна и обоснована позиция оппонента, который заинтересован в аннулировании товарного знака.

В практике существуют различные правовые обстоятельства, на основании которых правообладатель может быть лишен исключительного права на зарегистрированный за ним товарный знак и ситуации, когда законного правообладателя пытаются лишить прав на товарный знак, встречаются также часто как обвинения в незаконном использовании чужих торговых марок. Здесь важно понимать на сколько законна и обоснована позиция оппонента, который заинтересован в аннулировании товарного знака.

С особым вниманием суд должен подходить к разрешению споров в отношении товарных знаков, трехлетнему периоду неиспользования которых предшествовал этап активного обращения на рынке маркируемых такими знаками товаров^[21].

Рассмотрим следующую гипотетическую ситуацию: известный производитель одежды выпускает линию под характерным товарным знаком. Данная линия товаров широко рекламируется. Соответствующие продукты распространяются среди множества розничных продавцов, впоследствии – конечных потребителей. Спустя полгода производитель в целях увеличения продаж запускает новую линию, маркируемую другим товарным знаком. Проходит еще три года, в течение которых производство первой линии не возобновляется. Между тем в отдельных розничных точках сохраняются в продаже остатки невыкупленной коллекции. Потребители продолжают носить данную одежду.

Если некий предприниматель потребует прекратить правовую охрану соответствующего товарного знака, а затем зарегистрирует его на себя и начнет выпускать соответствующую одежду, то многие потребители сочтут, что это первоначальный производитель возобновил столь им полюбившуюся линию одежды.

В подобных случаях товарный знак является нечто большим, чем просто средством индивидуализации товаров (услуг). С ним непосредственным образом сопряжены репутационные преимущества производителя, вызванные предложением потребителям качественного престижного товара.

В зарубежных правовых системах с используемыми в коммерческом обороте торговыми марками связывается т.н. «гудвилл» (goodwill), понимаемая как совокупность компонентов деловой репутации, имиджа фирмы узнаваемость; торговой марки.

Сохранение за товарным знаком, который пусть и перестал использоваться, «гудвилл» предполагает, что у правообладателя существует правомерный интерес как минимум в защите такого товарного знака от посягательств иных лиц^[22].

Использование товарного знака даже при последующем ребрендинге само по себе может служить доказательством добросовестности правообладателя. Регистрация обозначения в качестве товарного знака подчинялась исключительно цели последующей индивидуализации посредством такого обозначения производимых правообладателем товаров (услуг). Интерес правообладателя, таким образом, изначально полностью соответствовал институциональному назначению исключительного права на товарный знак. С проведением ребрендинга обозначенный интерес трансформировался в иной – недопущение паразитирования иных лиц на сопряженной с данным товарным знаком положительной репутации. Таким образом, ни на одном этапе правообладателем не преследовалось не допустимых с позиции духа закона интересов.

Данная ситуация принципиальным образом отличается от той, когда правообладатель регистрируют товарные знаки, изначально не предполагая их использования, с единственной целью осуществить в последующем «продажу» прав на них другим лицам, усложнить доступ на рынок новым субъектам и т.п. Если в последнем случае закономерным решением правового конфликта должно стать прекращение правовой охраны товарного знака, то в первом – должны быть оценены все обстоятельства спора и взвешены сопряженные с товарным знаком интересы.

Здесь необходимо признать, что для реализации обозначенного подхода в российской правовой системе должных нормативных предпосылок не сложилось. Статья 1486 ГК РФ не устанавливает соответствующих исключений из общего правила. В связи с этим правоприменители не спешат исследовать при рассмотрении конкретных споров о прекращении правовой охраны товарного знака связанной с ним системы «гудвилл», а также факт атрибутирования потребителями соответствующего обозначения первоначальному правообладателю.

Согласно пункту 1 ст. 1486 ГК РФ, для лишения товарного знака правовой охраны при доказанности заинтересованности заявителя значение имеет, по сути, лишь факт неиспользования товарного знака правообладателем в течение трех лет. Использование, при этом, для целей данной статьи предлагается понимать узко (п. 2 ст. 1486 ГК РФ) – исключительно в качестве действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность^[23].

Чтобы правовая охрана товарного знака не была прекращена, товарный знак должен использоваться: правообладателем, либо лицензиатом, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом под правообладателем имеются в виду как нынешний правообладатель, так и все предшествующие правообладатели права на товарный знак (разумеется, в пределах спорного периода), а под лицензиатами – лицензиаты всех этих правообладателей. Конечно, периоды времени, в течение которых правообладатели (или лицензиаты) считаются таковыми, определяются по отметкам в государственном реестре или в ином правоустанавливающем документе. Использование за пределами этих периодов не должно учитываться. Но тут, однако, есть некоторые нюансы.

Известно, что, например, Роспатент должен вносить отметки в Государственный реестр товарных знаков РФ о новом владельце товарного знака или о лицензиате в течение определенных сроков. Если эти сроки не соблюдены не по вине правообладателя (например, регистрация произведена не через два месяца после подачи заявления, а через четыре), то права правообладателя могут быть ущемлены. В частности, если исходить из сведений, содержащихся в государственном реестре, такой товарный знак может быть признан неиспользуемым. Чтобы этого избежать, правообладатель может доказывать в суде, что товарный знак фактически использовался, а сведения, указанные в государственном реестре, неточны.

Пояснения заслуживает и третья категория лиц, которые могут использовать товарный знак, причем это использование исключает возможность прекращения исключительного права на товарный знак по ст. 1486 ГК РФ. В научной литературе даются различные ответы на этот вопрос, причем многие из них являются фантазийными, искусственно придуманными. Следует полагать, что под эту категорию подпадают товарные знаки, используемые по сублицензионным договорам, договорам агентирования, доверительного управления имуществом и коммерческой концессии. Трудно, однако, согласиться с высказываемым в доктрине мнением, что к этой категории относятся и случаи, когда в гражданском обороте находятся товары, маркированные товарными знаками, права на которые исчерпаны (ст. 1487 ГК РФ), поскольку гражданский оборот этих товаров находится вне рамок контроля правообладателя^[24].

Во втором абзаце п. 3 ст. 1486 ГК РФ указывается: «При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Эта норма изложена не совсем ясно, а потому заслуживает тщательного анализа.

Ее общий смысл сводится к тому, что ответчик (обладатель права на товарный знак) может представить в суд доказательства, свидетельствующие о том, что он, правообладатель, не мог использовать товарный знак по каким-то объективным причинам. И тогда суд обязан отклонить требование о прекращении правовой охраны товарного знака. Таким образом, при наличии таких доказательств суд обязан отклонить исковые требования. Следовательно, в данных условиях не будет никакого зависящего от усмотрения суда (дискреционного) права признать или не признать иск: суд обязан его отклонить. Поэтому выражение, гласящее, что судом «могут быть приняты во внимание такие обстоятельства», является неточным^[25].

Теперь попытаемся определить, какие обстоятельства свидетельствуют, что товарный знак не может использоваться. Это должны быть какие-то чрезвычайные обстоятельства, которые объективно сделали невозможным его использование. К таковым можно отнести арест счетов правообладателя, объявление его банкротом и т.п. При этом должны учитываться и чрезвычайные обстоятельства, которые имели место в хозяйстве исключительного лицензиата. Вместе с тем, если обладатель права на товарный знак необоснованно отказался выдать лицензию другому лицу на его использование, а сам не смог использовать товарный знак по объективным причинам, то такое неиспользование не может быть признано извинительным.

На основании всего вышеизложенного ясно, что действующая редакция ст. 1486 ГК РФ требует совершенствования.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Гражданин Иванов обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Чайная церемония» в связи с его неиспользованием в течении последних трех лет (2013-2016).

Обладатель права на товарный знак Князев просил оставить регистрацию в силе на том основании, что это он «купил» в 2015 году у Сидорова, а потому не может нести ответственность за его неиспользование прежним владельцем (ст. 401 ГК РФ). Князев также просил учесть сделанные им приготовления к применению знака: подготовку производственных площадей для выпуска продукции, размещение заказов на изготовление этикеток и упаковок с изображением товарного знака и др.

Суд оставил регистрацию товарного знака в силе, указав в решении, что предусмотренный ст. 1486 ГК РФ трехлетний срок в данном случае должен исчисляться с даты заключения договора уступки в 2015 году.

В соответствии со ст. 1488 ГК РФ после прохождения государственной регистрации торгового знака его возможно полностью продать по договору об отчуждении исключительного права. В этом случае предметом договора будет исключительное (монопольное) право на товарный знак в отношении всех или части товаров и услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован. В результате исключительное право на товарный знак или знак обслуживания переходит другому лицу, т.е. правоприобретателю. Фактически происходит замена одного правообладателя другим, т.е. передача товарного знака или знака обслуживания от одного владельца другому, и прежний правообладатель знака, отказывается от дальнейшего использования этого знака. При этом договор передачи (уступки) товарного знака может быть осуществлен на возмездной или безвозмездной основе.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Без вышеуказанной регистрации договор считается недействительным.

На официальном сайте Роспатента не позднее одного месяца со дня регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания осуществляется выкладка сведений о регистрации. Выкладка указанных сведений осуществляется в электронном виде, позволяющем воспроизвести их средствами компьютерной техники, а информация после обработки в цифровом виде размещается в открытом реестре, доступ к которому предоставляется бесплатно.

Гражданским кодексом РФ провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (ст. 1484 ГК), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать свой товарный знак. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление Кодекса способствует также «очищению» реестра от «мертвых» знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятию препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату по патентным спорам не ранее чем через три года после регистрации товарного знака в государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям пп. 1 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., предоставляет владельцу товарного знака так называемый льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товаров и т.д.

Если Князевым был заключен договор уступки товарного знака, то он должен был пройти обязательную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент», как было указано ранее без данной регистрации договор недействителен. Если Князев все документы оформил правильно, то я вполне согласен с решением суда. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. То, что Князев просил учесть сделанные им приготовления на применение знака не существенно, для этого на основании ст. 1486 предусмотрен трехлетний срок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Товарными знаками являются обозначения, помещаемые на товарах или используемые при предоставлении услуг их производителями для того, чтобы отметить эти товары/услуги и дать возможность потребителю по этим внешним данным (легко распознаваемым обозначениям) отличить маркируемые товары от товаров, производимых другими участниками гражданского оборота. Таким образом, назначение знака – индивидуализация товаров и их производителя.

Товарный знак одновременно выполняет две хозяйственно-экономические функции – гарантийную и рекламную, обе функции неразрывно связаны между собой.

В соответствии со статьей 1496 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака на этих товарах в течение любых трех лет с даты его регистрации.

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием является и способом защиты реальных производителей товара, которые по каким-либо причинам не получили правовой охраны своих товарных знаков в Российской Федерации, в ситуации, когда эти знаки или сходные с ними до степени смешения обозначения были зарегистрированы на свое имя третьими лицами с целью их последующей возмездной уступки реальному производителю либо с целью «выдавливания» с рынка товара, маркированного реальным производителем.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Говоря о «заинтересованном лице», следует считать, что в данном случае им может быть юридическое лицо или гражданин-предприниматель, права или интересы которого затрагивает оспариваемый товарный знак.

Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение действия исключительного права на товарный знак. Такое прекращение будет действовать с даты подачи соответствующего заявления

Из положений ст. 1486 ГК РФ следует также, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно также и в отношении лишь части товаров, а именно в отношении той части товаров, для которых товарный знак не использовался (когда товарный знак был зарегистрирован в отношении нескольких групп товаров и услуг МКТУ). Такое развитие событий возможно, когда правообладатель при регистрации включает в заявление классы МКТУ с запасом, а впоследствии не использует товарный знак в тех или иных видах деятельности, отраженных в МКТУ.

В таких случаях правовая охрана товарного знака сохранит свою силу в отношении тех товаров, для которых товарный знак действительно использовался. То есть возможно частичное прекращение правовой охраны товарного знака – правовая охрана товарного знака продолжает действовать, но в более узких рамках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) // www.rupto.ru (сайт Роспатента)
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета, 27.07.2002, № 137
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 52 (часть I), ст. 5496
6. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // http://garant.ru (справочно-правовая система)
7. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Российская газета, 17.10.1992, № 228 (утратил силу)
8. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, ноябрь 2015г., № 11
9. Определение Судебной коллегии по экономическим вопросам Верховного Суда от 11.01.2016 г. по делу № 300-ЭС15-10765 (дело № СИП-530/2014) (Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда за январь 2016 года) // http://garant.ru (справочно-правовая система)
10. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 // http://garant.ru (справочно-правовая система)
11. Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2016 г. по делу № СИП-217/2016 // http://garant.ru (справочно-правовая система)
12. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-662/2016 от 06.02.2017 г. // www.arbitr.ru/ (официальный сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации)
13. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20) // http://ipcmagazine.ru (Журнал Суда по интеллектуальным правам)
14. Большой юридический словарь / А.В. Малько [и др.]; под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 2009. – 703 с.
15. Ворожевич А.С. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2014. – № 5. – с. 23-41
16. Гаврилов Э. П. Последствия неиспользования товарного знака: статья 1486 ГК РФ, практика ее применения и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 23-29
17. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. Крашенинников П.В. – М.: Статут, 2015. – 222 с.
18. Гульбин Ю.Т. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 3. – С. 94-100
19. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданско­правовой аспект. – М.: Статут, 2012. – 284 с.
20. Дмитриев А.И. Прекращение действия правовой охраны товарного знака // Общество, политика, экономика, право. – 2017. – № 10. – С. 38-41
21. Журид Ольга. Досрочное прекращение товарного знака в связи с его неиспользованием // Lawfirm. – 2017. – № 6
22. Журид Ольга. Понятие «Заинтересованного лица» в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования // Lawfirm. – 2017. – № 9
23. Красноперова А.В. Проблема определения заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Наука, техника и образование. – 2015. – № 9 (15). – С. 67-70
24. Михайлов С.В. К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // В сборнике: Защита частных прав: проблемы теории и практики материалы 2-й ежегодной международной научно-практичекой конференции. под редакцией Н.П. Асланян, Ю.В. Виниченко. – 2013. – С. 100-106
25. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. – 208 с.
26. Шульга А.К. Основания досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Вестник экономического правосудия Российской Федерации (2500-2643). – 2014. – № 3. – С. 30-35

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 52 (часть I), ст. 5496 ↑

2. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) // www.rupto.ru (сайт Роспатента) ↑

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // http://garant.ru (справочно-правовая система) ↑

4. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Российская газета, 17.10.1992, № 228 (утратил силу) ↑

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. Крашенинников П.В. – М.: Статут, 2015. С. 135 ↑

6. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, ноябрь 2015г., № 11 ↑

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета, 27.07.2002, № 137 ↑

8. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 // http://garant.ru (справочно-правовая система) ↑

9. Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2016 г. по делу № СИП-217/2016 // http://garant.ru (справочно-правовая система) ↑

10. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. С. 186 ↑

11. Журид Ольга. Досрочное прекращение товарного знака в связи с его неиспользованием // Lawfirm. – 2017. – № 6 ↑

12. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданско­правовой аспект. – М.: Статут, 2012. С. 174 ↑

13. Гаврилов Э. П. Последствия неиспользования товарного знака: статья 1486 ГК РФ, практика ее применения и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 23-29 ↑

14. Михайлов С.В. К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // В сборнике: Защита частных прав: проблемы теории и практики материалы 2-й ежегодной международной научно-практичекой конференции. под редакцией Н.П. Асланян, Ю.В. Виниченко. – 2013. – С. 100-106 ↑

15. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20) // http://ipcmagazine.ru (Журнал Суда по интеллектуальным правам) ↑

16. Определение Судебной коллегии по экономическим вопросам Верховного Суда от 11.01.2016 г. по делу № 300-ЭС15-10765 (дело № СИП-530/2014) (Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда за январь 2016 года) // http://garant.ru (справочно-правовая система) ↑

17. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-662/2016 от 06.02.2017 г. // www.arbitr.ru/ (официальный сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации) ↑

18. Красноперова А.В. Проблема определения заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Наука, техника и образование. – 2015. – № 9 (15). – С. 67-70 ↑

19. Журид Ольга. Понятие «Заинтересованного лица» в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования // Lawfirm. – 2017. – № 9 ↑

20. Большой юридический словарь / А.В. Малько [и др.]; под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 2009 ↑

21. Дмитриев А.И. Прекращение действия правовой охраны товарного знака // Общество, политика, экономика, право. – 2017. – № 10. – С. 38-41 ↑

22. Ворожевич А.С. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2014. – № 5. – с. 23-41 ↑

23. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. С. 188 ↑

24. Гаврилов Э. П. Последствия неиспользования товарного знака: статья 1486 ГК РФ, практика ее применения и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 23-29 ↑

25. Гульбин Ю.Т. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 3. – С. 94-100 ↑