Понятие “ноу хау” и договоры о его передаче (Правовая охрана секрета производства (ноу-хау))

Содержание:

Введение

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) «формирование национальной инновационной системы, включая такие элементы, как интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы стимулирования инноваций и другие», является одним из основных направлений перехода Российской Федерации к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

В Концепции также определены приоритетные направления взаимодействия Российской Федерации с государствами - членами Европейского союза, к которым в частности относятся: «повышение мобильности и облегчение трансграничного движения граждан, товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности между Россией и европейскими государствами».

Среди всех объектов интеллектуальных прав к инновационной сфере наиболее близкое отношение имеют изобретения и ноу-хау, т.к. в этом качестве охраняется большинство инновационных разработок. Роль и значение ноу-хау в эпоху стремительного научно-технического прогресса возрастает буквально с каждым годом. В международной и внутренней торговле лицензиями все чаще используется ноу-хау, причем как вместе с патентом, так и в качестве самостоятельного предмета соглашения – так называемой «беспатентной лицензии». Вместе с тем, ноу-хау все еще остается наименее изученным и регламентированным объектом интеллектуальных прав. В то время как в отношении других объектов, в том числе и тех, которые также не требуют регистрации, созданы целые системы международной и внутригосударственной охраны, в отношении ноу-хау в лучшем случае существует небольшое количество статей в законодательстве или международных соглашениях, определяющих понятие и способы передачи ноу-хау. В эпоху стремительного научно-технического прогресса, глобализации всех сфер жизни общества, увеличения значения научных достижений не только в сфере бизнеса, но и в социальной сфере, охраны безопасности общества, охраны окружающей среды и т.д., ноу-хау перестает быть объектом исключительно коммерческих отношений и поэтому требует не только правовой регламентации, но и контроля и даже учета операций с ноу-хау на государственном уровне.

В современной специальной литературе степень научной разработанности проблем, обозначенных в настоящем исследовании, нельзя признать достаточной. Несмотря на то, что на сегодняшний день имеются научные труды по проблеме охраны ноу-хау, большинство из них посвящено обсуждению, преимущественно теоретических вопросов, в основном касающихся понятия ноу-хау, соотношения ноу-хау с коммерческой тайной в законодательстве Российской Федерации.

С учетом данных обстоятельств охрана ноу-хау как правового института представляет интерес с научной и практической точки зрения.

Целью настоящей работы является выявление особенностей правовой природы ноу-хау и проблем правового регулирования данного института.

Для достижения вышеназванных целей были поставлены следующие задачи курсовой работы :

- определить понятие правовой охраны ноу-хау;

- изучить законодательный и научные подходы к пониманию правовой природы ноу-хау как объекта интеллектуальных прав на национальном и международном уровнях;

- определить субъектный состав прав на ноу-хау;

- выявить проблемы правового регулирования использования ноу-хау и предложить возможные пути решения выявленных проблем;

Объектом исследования является комплекс правоотношений, складывающийся в процессе использования ноу-хау в гражданском обороте и защиты прав на него.

Предметом исследования являются российское законодательство и законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности, судебная практика, теоретические разработки и иностранный опыт в области охраны ноу-хау и коммерческой тайны.

Методологическую основу исследования составили методы исторического, системного, логического анализа. Юридическая специфика темы потребовала от автора обращения к методам сравнительного правоведения. Использование историко-правового метода дало возможность выявить объективные и субъективные факторы, оказавшие влияние на развитие понятия ноу-хау.

1. Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)

1.1 Понятие секрета производства (ноу-хау).

В буквальном переводе с английского языка термин "ноу-хау означает знать как (что является аббревиатурой выражения know how to do it - знать как это сделать).

Термин "ноу-хау" был впервые использован в 1916 г. в деле "Дизенд против Брауна" и с тех пор широко применяется во всем мире. Его буквальный перевод означает "знать, как это сделать", например, как наладить производство какого-либо продукта, наиболее эффективным образом выполнить работу или использовать результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и т.д.

Наряду с термином "ноу-хау" используются и иные понятия. В законодательстве США применяется термин "trade secret", во Франции  "savoir fairе", в Германии  "wissen wie", а в Российской Федерации  "секрет производства".

В ряде зарубежных стран отсутствуют правовые нормы, определяющие ноу-хау. Напротив, российское законодательство содержит легальное определение рассматриваемой категории^[1].

Первоначально технические знания, опыт, секреты производства, составляющие ноу-хау, были необходимы для реализации предмета лицензии, полученной на использование запатентованного изобретения, и использовались только в технической сфере. Однако в настоящее время к ноу-хау относят также сведения нетехнического характера, относящиеся к организации и экономике производства, маркетингу и т.д.

Таким образом, суть ноу-хау составляет информация. Информация - необходимый атрибут жизни, как отдельного человека, так и любого общества, в котором он проживает. По мере развития общества развиваются и наши представления об информации, и соответственно степень воздействия общества на информацию, распространение и использование информации. Данные изменения происходят, прежде всего, в результате научно-технического прогресса, создания и совершенствования новых технологий и средств распространения информации.

Статья 1465 ГК^[2] определяет секрет производства (ноу-хау) как сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны^[3].

Отвечая всем признакам, свойственным интеллектуальной собственности, и будучи одним из ее объектов, секрет производства обладает рядом специфических особенностей. Прежде всего, в основе секрета производства лежит фактическая монополия определенного лица на некоторую совокупность знаний. Хотя с принятием части четвертой Гражданского кодекса за обладателями секретов производства признана и юридическая монополия на их использование (исключительное право), это мало что изменило в практическом отношении. Ведь совершенно очевидно, что объявление секрета производства объектом исключительного права ничего не дает, если сами сведения, составляющие секрет производства, утратили свою конфиденциальность. Правовые средства, которыми располагает обладатель секрета производства, хотя и предоставляют ему известные возможности для ограждения его интересов, являются менее эффективными, чем те, которые имеются в распоряжении владельцев иных объектов интеллектуальной собственности^[4]. Поэтому прежде всего от самого правообладателя, от полноты и результативности принимаемых им мер по сохранению его фактической монополии на знание зависит жизненность его права на секрет производства.

Важной особенностью секрета производства является, далее, его наибольшая универсальность среди других объектов интеллектуальной собственности. Если под изобретениями, промышленными образцами, товарными знаками и иными объектами интеллектуальной собственности закон понимает вполне определенные результаты интеллектуальной деятельности, то под понятие секрета производства могут быть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предпринимателя. При этом секретом производства могут быть объявлены вполне потенциально патентоспособные решения, которые правообладатель по каким-либо причинам не желает обнародовать и патентовать в установленном порядке.

Вместе с тем возможности предпринимателей по отнесению сведений, связанных с их деятельностью, к секретам производства не безграничны. Любое государство вправе осуществлять контроль за деятельностью предпринимателей, следить за своевременностью и полнотой уплаты налогов, оценивать воздействие их деятельности на окружающую среду и т.д. Поэтому повсеместно законом, иными правовыми актами или судебной практикой определяются сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 июля 2004 г. "О коммерческой тайне" режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении следующих сведений:

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений и т.д.

Специфической чертой секрета производства, выделяющей его среди других объектов интеллектуальной собственности, является неограниченность срока его охраны. Право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется фактическая монополия лица на информацию, которая его образует, а также имеются предусмотренные законом условия его охраны. Это обстоятельство делает избрание данной формы охраны привлекательным для предпринимателей в тех случаях, когда их не удовлетворяет принцип срочности патентной охраны.

Наконец, секрет производства как объект интеллектуальной собственности не требует официального признания своей охраноспособности, государственной регистрации или выполнения каких-либо иных формальностей, а также уплаты государственных пошлин. Это также имеет значение в выборе данной формы охраны достигнутого результата интеллектуальной деятельности среди имеющихся возможностей^[5].

Таковы основные особенности секрета производства как объекта интеллектуальной собственности. Их анализом, однако, характеристика секрета производства не ограничивается. Как и по отношению к другим объектам интеллектуальной собственности, применительно к секрету производства закон устанавливает ряд критериев охраноспособности, которым она должна соответствовать, чтобы пользоваться правовой охраной. Особенностью рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности является то, что проверка охраноспособности секрета производства осуществляется не в порядке специальной предварительной процедуры, а только тогда, когда право на секрет производства нарушается или оспаривается и требуется установить, существует ли оно вообще.

Российское законодательство предъявляет к секрету производства следующие три требования. Во-первых, информация, образующая секрет производства, должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. В соответствии с данным критерием из числа сведений, составляющих секрет производства, исключаются те, которые не представляют никакого интереса для окружающих, которые не могут быть использованы третьими лицами для достижения своих целей, которые никто не приобрел бы, если бы они были предложены к продаже. Кроме того, сведения, обладающие действительной или потенциальной ценностью, должны быть неизвестны третьим лицам. Под третьими лицами в данном случае понимаются те лица, для которых эти сведения представляют коммерческий интерес. Ими могут быть другие предприниматели, конкурирующие с обладателем секрета производства, его контрагенты по хозяйственным обязательствам, потребители его продукции, работ и услуг и т.д. Известность сведений должностным лицам и иным работникам органов и организаций, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей и на которых лежит обязанность по сохранению их в тайне, не препятствует признанию информации секретом производства.

Во-вторых, к информации, составляющей секрет производства, не должно быть свободного доступа на законном основании. Если соответствующая информация может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом, например путем изучения открытых данных, анализа образцов выпускаемой продукции, знакомства с публикациями и т.п., она секретом производства не признается.

В-третьих, информация считается секретом производства лишь в том случае, если обладатель информации ввел в отношении нее режим коммерческой тайны, т.е. предпринял правовые, организационные, технические и иные меры по охране ее конфиденциальности. Спектр этих мер весьма обширен. К ним могут быть отнесены разнообразные меры технического, организационного и юридического характера, которые направлены на то, чтобы оградить информацию от несанкционированного доступа третьих лиц. При этом, конечно, не требуется, чтобы обладатель информации принимал все мыслимые средства для ее охраны. Важно, чтобы из его конкретных действий ясно следовало желание сохранить определенные сведения в тайне от окружающих^[6].

Следует подчеркнуть, что при значимости всех названных выше условий охраноспособности секрета производства последнее из них является, пожалуй, решающим. Если, например, обладатель информации не позаботился о том, чтобы возложить на конкретных лиц, будь то наемные работники или контрагенты, обязанность по неразглашению известных им сведений, его шансы на защиту нарушенных интересов крайне невелики.

1.2 Субъекты и содержание права на секрет производства.

Исходя из того что секретом производства в соответствии с действующим законодательством признаются лишь сведения, касающиеся предпринимательской деятельности, субъектами права на секрет производства являются лица, которые занимаются такой деятельностью. Наряду с гражданами России и отечественными юридическими лицами правом на охрану коммерческой тайны в нашей стране пользуются иностранцы. На них распространяются без каких-либо изъятий общие правила, действующие на территории Российской Федерации.

Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК). На всех работников, которым секрет производства стал известен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, возлагается обязанность сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства^[7].

В тех случаях, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение НИОКР либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

Сущность права на секрет производства состоит в обеспеченной обладателю информации возможности засекречивать эту информацию от широкой публики, пользоваться ею в своих коммерческих целях и требовать, чтобы третьи лица воздерживались от использования незаконных методов получения данной информации. Рассматриваемое право имеет, как это можно заметить, две тесно взаимосвязанные, но все же относительно самостоятельные стороны.

Первую из них образует возможность правообладателя на собственные активные действия, направленные на сохранение конфиденциальности информации и извлечение преимуществ из данного обстоятельства. В этих целях субъект права на секрет производства может использовать любые допускаемые законом средства по обеспечению секретности информации. К ним относятся различные организационные меры, связанные, в частности, с подбором кадров, организацией документооборота, введением пропускного режима и т.п. Важное значение имеет разработка и принятие локальных правовых актов, таких, например, как правила внутреннего трудового распорядка, положение об охране коммерческой тайны, инструкции по работе с документацией и т.п. Необходимой мерой для обеспечения охраны секрета производства является возложение на лиц, владеющих соответствующими сведениями в силу своей служебной деятельности, обязанности по их неразглашению. В этих целях в трудовые договоры и контракты с работниками, а также другими привлекаемыми лицами может включаться специальное условие о сохранении конфиденциальности сведений о предприятии и об ответственности за его нарушение. Возможно оформление и особого обязательства о неразглашении секретов производства. Наконец, обладатель секрета производства может применять любые разрешенные законом технические средства охраны помещений, защиты телефонных переговоров от прослушивания и т.п^[8].

Вторую сторону рассматриваемого права составляет возможность правообладателя требовать от третьих лиц воздержания от незаконного завладения информацией, составляющей секрет производства. Важно подчеркнуть, что речь в данном случае идет не о запрете использования данной информации третьими лицами без согласия ее обладателя, а лишь о запрете посягать на его фактическую монополию на информацию с помощью незаконных средств. Если информация получена заинтересованным лицом законным образом, хотя бы и без санкции ее обладателя, например в связи с каким-либо упущением последнего, он нарушителем не считается. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1472 ГК лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет за это никакой ответственности.

Хотя Гражданский кодекс не указывает на то, какие методы получения информации являются незаконными, данный вопрос не представляет особой сложности. Во всем мире к числу таких методов относят промышленный шпионаж, подкуп служащих обладателя секрета производства, проникновение в помещение, прослушивание средств связи, вскрытие корреспонденции и т.д. Большинство из названных и подобных им действий запрещены законодательством и образуют составы административных или уголовных правонарушений (см., например, ст. 183 УК). В тех случаях, когда специального запрета на использование некоторых мер в действующем законодательстве не содержится, следует исходить из смысла правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию^[9].

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное право на этот секрет производства.

К числу правовых возможностей обладателя секрета производства относятся также его права по распоряжению принадлежащим ему объектом интеллектуальной собственности. Прежде всего он может в любой момент раскрыть перед публикой те сведения, которые составляют секрет производства, если это не нарушает принятых им обязательств перед контрагентами.

Далее, обладатель конфиденциальной информации может продать или иным образом переуступить эту информацию заинтересованному лицу. В частности, предметом такого договора могут быть результаты проведенных маркетинговых исследований, технология или иное техническое новшество. Условиями такой переуступки информации являются обычно отказ самого правообладателя от ее дальнейшего использования, а также его обязательство не передавать эту информацию другим лицам. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК РФ)^[10].

Наконец, обладатель секрета производства может предоставлять другим лицам разрешение на использование конфиденциальной информации в собственной сфере. Иными словами, допускается выдача третьим лицам лицензий, которые, в свою очередь, могут носить исключительный или неисключительный характер. Предметом таких лицензий чаще всего являются технологические секреты, опыт управленческой, финансовой и производственной деятельности и т.п., которые не имеют патентной охраны, но представляют большую коммерческую ценность.

В соответствии с п. 2 ст. 1469 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Прекращение права на секрет производства может быть обусловлено двумя обстоятельствами. К ним относятся утрата фактической монополии на сведения, которые становятся доступными третьим лицам и соответственно утрачивают свою коммерческую ценность, а также отнесение соответствующих сведений в установленном законом порядке к числу сведений, в отношении которых не может вводиться режим коммерческой тайны. При наступлении указанных обстоятельств право на секрет производства прекращается сразу у всех правообладателей.

1.3 Защита права на секрет производства.

Основной формой защиты права на секрет производства является юрисдикционная процедура, которая подразделяется на судебный и административный порядки. Значение общего правила имеет судебный порядок защиты, предполагающий обращение с иском о защите нарушенных прав в суд. В порядке административной защиты потерпевший может подать заявление о нарушении его права на секрет производства в территориальный антимонопольный орган, который, рассмотрев обстоятельства дела, вправе вынести обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения и применить к нарушителю установленные законодательством о защите конкуренции санкции.

Возможности самозащиты нарушенного права на секрет производства при условии, что она не превращается в самоуправство, весьма ограниченны и сводятся к совершению таких действий, как выведение из строя технических средств, незаконно внедренных третьими лицами с целью получения информации, дезинформация лиц, незаконно получивших засекреченные сведения, с целью нейтрализации происшедшего, и т.п^[11].

Способы защиты права на секрет производства, реализуемые в рамках юрисдикционной процедуры, более разнообразны. Правда, в ст. 1472 ГК РФ содержится прямое указание лишь на один из них, а именно на возможность потерпевшего взыскать причиненные ему убытки. Такая обязанность может быть возложена на лиц, которые неправомерно получили сведения, составляющие секрет производства, разгласили или использовало эти сведения, а также на лиц, обязанных сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с требованиями закона.

Наряду со взысканием убытков в соответствии с общими правилами о способах защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) допускается возможность применения и других способов защиты, предусмотренных законом или договором. Так, иск о признании права на секрет производства может быть использован тогда, когда данное право кем-либо оспаривается. Например, такой иск может быть заявлен работодателем для защиты предусмотренного ст. 1370 ГК РФ права на засекречивание сведений о техническом новшестве, созданном работником в порядке выполнения служебных обязанностей.

Такой способ защиты права на секрет производства, как восстановление положения, существовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть использован в тех случаях, когда совершенное правонарушение еще не привело к полному прекращению самого нарушенного права и имеется фактическая возможность ликвидации последствий нарушения. Например, на лицо, завладевшее информацией с помощью незаконных методов, может быть возложена обязанность по возврату технической документации или уничтожению материальных носителей информации, ему может быть запрещено использовать данную информацию в его собственной сфере, а также распространять информацию среди третьих лиц и т.п.

Собирание сведений, составляющих секрет производства, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения или незаконного использования этих сведений, а также незаконное разглашение или использование таких сведений без согласия их владельца, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, образуют составы уголовных преступлений (ст. 183 УК).

2 Обязательства из договора о передаче ноу-хау

2. 1. Понятие и условия договора о передаче ноу-хау

Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его покупателя. По своей юридической природе он имеет консенсуальный, возмездный и двусторонний характер.

Поскольку законом практически не регламентированы условия, необходимые для договора о передаче ноу-хау, в качестве его существенных условий выступают прежде всего условия о:

предмете договора;

порядке и сроке передачи ноу-хау;

вознаграждении за передаваемое ноу-хау;

территории и сроке действия договора.

Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау и передачи его третьим лицам. Напротив, в договоре может быть предусмотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договору третьим лицам только покупатель ноу-хау. В зависимости от вида договора устанавливается и его цена, т.е. форма и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем за ноу-хау. Обычно в этой связи говорят о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о сублицензиях (по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами). Наиболее популярным является договор о передаче ноу-хау на исключительных условиях^[12].

Предметом договора передачи ноу-хау на исключительных условиях служит передача не права использования, поскольку такового нет, а самого ноу-хау как совокупности разнородной неохраняемой информации. Конечно, можно допустить применение терминов "лицензия" ("лицензионный договор") и к договору о передаче ноу-хау, но только в том смысле, что, передавая само ноу-хау как неохраняемую конфиденциальную информацию, обладатель ноу-хау, прежде всего его разработчик, разрешает получателю ознакомиться с этой информацией. Поскольку слово "разрешение" обычно трактуется как "лицензия", то в этом смысле можно употребить термин "лицензия" и в договоре о передаче ноу-хау. В остальном же термины "лицензия" и "лицензионный договор" адекватны лишь договору патентной лицензии, по которому лицензиату передается исключительное право, принадлежащее лицензиару.

В тексте договора обычно отмечается, что обладатель ноу-хау, имея на него фактическую монополию и являясь его единственным разработчиком, согласен передать ноу-хау покупателю за вознаграждение. Поскольку по договору передается не право, нет нужды говорить об уступке права использования. Передается сама информация, и в договоре необходимо дать ее исчерпывающую характеристику.

Ноу-хау передается в форме его описания обладателем. Если содержание ноу-хау велико, его описание (в том числе на машиночитаемом носителе) дается в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора. Описание должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона и которые необходимы и достаточны для использования ноу-хау покупателем.

Передача ноу-хау служит одновременно разрешением на ознакомление с ним покупателя в целях использования на условиях договора. Передача ноу-хау осуществляется путем вручения его описания по акту, подписываемому сторонами. Обычно это происходит после выплаты покупателем вознаграждения (либо его паушальной части).

Вознаграждение за передачу ноу-хау подобно лицензионному вознаграждению по патентно-лицензионным договорам может определяться трояко - в форме паушальной суммы, роялти или их сочетания. Паушальное вознаграждение выплачивается обладателю (переводится на его счет) в установленный срок после подписания договора. Оно может по усмотрению покупателя переводиться на счет в банке, указанный обладателем ноу-хау, или на счет, открытый покупателем на имя обладателя в банке, выбранном обладателем. Паушальное вознаграждение обычно считается выплаченным после вручения обладателю под расписку надлежаще оформленного документа о переводе платежа^[13].

Текущие платежи (роялти) определяются в процентах от прибыли (дохода) покупателя, полученной от использования ноу-хау. Их выплата производится в течение установленного срока по окончании очередного финансового года. В целях стимулирования покупателя к своевременному и широкому применению ноу-хау в договоре может быть предусмотрена его обязанность уплаты обладателю минимальных гарантированных платежей по годам действия договора независимо от объема использования ноу-хау.

Если покупатель пользуется правом передачи ноу-хау третьим лицам, то обладатель может получить по дополнительному соглашению вознаграждение и за этот вид использования.

В случае определения вознаграждения как сочетания паушальной суммы и роялти размер паушального платежа обычно бывает ниже в сравнении со случаями, когда паушальной суммой исчерпывается вознаграждение за передачу ноу-хау^[14].

Ноу-хау передается для использования на территории, указанной в договоре. Договор действует в течение согласованного сторонами срока, исчисляемого с даты вступления договора в действие. Эта дата, как правило, определяется по дню выплаты покупателем вознаграждения (или его паушальной части).

2.2. Содержание и исполнение договора о передаче ноу-хау

Обладатель ноу-хау обязан передать покупателю ноу-хау путем вручения ему по акту описания ноу-хау в определенный день после получения (поступления на счет обладателя) вознаграждения (либо его паушальной части). Обладатель должен раскрыть ноу-хау с полнотой, идентичной той, которая обеспечила получение эффекта от демонстрации ноу-хау, подтвержденного заключениями отечественных и (или) зарубежных экспертов (если такая демонстрация имела место). Обладатель обязуется без дополнительной оплаты оказать покупателю помощь в уяснении содержания ноу-хау путем дачи необходимых консультаций. Обладатель обязан в течение срока действия договора не передавать ноу-хау третьим лицам без согласия покупателя.

Основное право обладателя - право на получение вознаграждения.

Покупатель ноу-хау обязан принять от обладателя по акту передаваемое ноу-хау и уплатить ему вознаграждение. Основными правами покупателя являются использование ноу-хау любыми способами и в любых коммерческих целях, а также передача его за вознаграждение третьим лицам.

К числу существенных условий, обычно согласовываемых сторонами и порождающих ряд их дополнительных прав и обязанностей, относятся условия, обеспечивающие конфиденциальность договора, отчетность и контроль за использованием ноу-хау, уплату налогов, последствия усовершенствования ноу-хау и обеспечение надлежащего качества продукции, производимой с его использованием.

Покупатель ноу-хау в течение срока действия договора, а также после его окончания или досрочного расторжения обязуется принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау, не передавать его третьим лицам или передавать с условием соблюдения конфиденциальности любые материалы или их копии, полученные от обладателя. После окончания срока действия или досрочного расторжения договора покупатель обязуется вернуть обладателю все полученные от него материалы и документы, включая их копии. В аналогичном порядке допускается передача ноу-хау покупателем своим филиалам, представительствам или другим организациям с предварительным письменным уведомлением обладателя.

Со своей стороны, обладатель ноу-хау также обязан принимать все необходимые меры к обеспечению конфиденциального характера ноу-хау в течение срока действия договора или до его досрочного расторжения.

Покупатель один раз в отчетный период (квартал, год) обязуется направлять обладателю выписки из бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на продукцию, выпускаемую им, его филиалами и представительствами с использованием ноу-хау по договору с обладателем и всем другим договорам с третьими лицами, включая дочерние организации. Обладатель ноу-хау вправе один раз в квартал знакомиться (лично или через представителя) с бухгалтерской отчетностью покупателя в целях проверки регулярности и обоснованности отчетности в части, касающейся использования переданного ноу-хау.

По соглашению стороны могут возложить обязанность по уплате налогов с платежей по договору на обладателя или на покупателя (за счет обладателя).

Обладатель и покупатель в течение срока действия договора обязуются информировать друг друга об усовершенствованиях ноу-хау и передавать их друг другу (по желанию партнера) с соблюдением конфиденциальности и за отдельное вознаграждение, устанавливаемое соглашением сторон.

Качество продукции, производимой с использованием ноу-хау, должно быть не ниже качества, установленного для изделий, изготавливаемых с его использованием.

Досрочное изменение и расторжение договора возможно, в частности, при неиспользовании или недостаточном объеме коммерческой реализации ноу-хау. Стороны вправе досрочно изменить или расторгнуть договор с соблюдением взаимных обязательств и возмещением убытков, если подобное расторжение не обусловлено форс-мажорными, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (стихийными явлениями природы, военными действиями, эмбарго, забастовками и т.п.). О предполагаемом расторжении договора стороны обязуются информировать друг друга в срок, установленный договором.

Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств определяется их соглашением. За невыплату в срок паушального вознаграждения покупатель уплачивает обладателю договорную неустойку в определенном проценте от суммы платежа. Возможно взыскание неустойки в форме пени за каждый день просрочки платежа. По истечении установленного (например, месячного) срока обладатель может потребовать от покупателя полного возмещения убытков (с зачетом или без зачета неустойки). За неосновательный отказ от принятия ноу-хау по акту на покупателя также может быть возложена ответственность в форме однократной неустойки в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения. Договорные неустойки и обязательства по возмещению убытков могут быть предусмотрены также за неуплату роялти по годам использования ноу-хау.

Ответственность обладателя ноу-хау за его непередачу может наступить в соответствии с договором в форме неустойки (пени), исчисляемой в определенном проценте от суммы паушального вознаграждения, а также возмещения убытков покупателя при просрочке свыше определенного (например, месячного) срока. При этом обладатель ноу-хау обязан вернуть покупателю паушальное вознаграждение с процентами (согласно ст. 395 ГК^[15]).

В случае недобросовестности обладателя, неидентичности содержания переданного ноу-хау той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован покупателю и подтвержден двусторонним актом и (или) заключением отечественных и (или) зарубежных экспертов, обладатель обязуется вернуть паушальное вознаграждение и уплатить договорную неустойку. При этом обладатель презюмируется добросовестным (в смысле п. 3 ст. 10 ГК). Для применения к обладателю указанных санкций покупатель должен опровергнуть эту презумпцию и доказать недобросовестность обладателя, представив, в частности, надлежаще заверенные бесспорные заключения экспертов того же уровня.

Обладатель ноу-хау и его покупатель несут взаимную ответственность за несоблюдение обязательств по сохранению конфиденциальности передаваемой информации. Такая ответственность выражается в форме возмещения убытков в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

3 Коллизии секрета производства ( ноу-хау)

Защита интеллектуальной собственности является одной из важнейших задач для развития экономики России, выбранная тема исследования представляется актуальной.

В условиях рыночной экономики предприятия должны функционировать в условиях конкуренции, поэтому практически любой результат интеллектуальной деятельности (РИД) нуждается в правовой защите, так как только защищенный РИД обеспечивает своему владельцу исключительное право на его использование, которое закреплено законом. В соответствии с п. 1 ст. 14 "не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

...продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг". Согласно ст. 183 "незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну... наказывается... лишением свободы на срок до 10 лет...".

В ст. 1225 приведены все охраняемые РИД. Среди них наибольшее внимание обращает на себя секрет производства (ноу-хау). Согласно ст. 1465 секрет производства (ноу-хау) - это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные), которые:

- имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;

- неизвестны третьим лицам;

- к ним нет свободного доступа на законных основаниях;

- в отношении их введен режим коммерческой тайны (КТ)^[16].

В литературе нередко приводятся примеры защиты различных разработок в виде секрета производства. Интересный случай приведен в работе М.Ю. Чайкова и О.М. Чайковой. Авторы статьи описывают создание совместного с американскими партнерами производства гидроизолирующего материала "Пенетрон". На российском предприятии готовят смесь песка и цемента, а затем приходит черный ящик из Америки с составом, который делает эту смесь проникающей водоизолирующей бетонной смесью. Как ни сильна российская химическая наука, секрет смеси нашими учеными до сих пор не раскрыт. А владеют секретом "Пенетрона" только отец и сын - собственники американского предприятия. Широко известен и пример с химическим составом "Кока-Кола", который также тщательно охраняется и известен только узкому кругу людей.

Эти примеры могут создать несколько искаженное впечатление об объекте КТ как о чем-то уникальном, неочевидном. На самом деле объектом КТ может быть практически любой РИД - чертеж, технологический процесс, клиентская база, рецептура, статистический расчет, инструкция, методика анализа рынка, контракт с работником и др^[17].

В настоящее время имеется целая группа исследователей, которые считают защиту РИД в виде секрета производства более перспективной, нежели патентная защита. Д.Б. Шульгин отмечает, что "в иерархии способов повышения конкурентоспособности инновационного бизнеса патентная охрана для многих компаний стоит на пятом месте после защиты в виде ноу-хау, сокращения срока освоения инновации, собственно производства, продажи сопутствующих товаров или услуг". Кроме того, в силу высокой неопределенности патентной защиты, а также сложности и высокой стоимости судебных разбирательств в области патентного права "патентные войны" имеют смысл только как крайняя мера и при условии финансовой состоятельности истца.

Правовая охрана в виде секрета производства обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими формами защиты. Это - отсутствие требований об обязательной регистрации в Федеральном институте промышленной собственности, неограниченность срока охраны, оперативность получения статуса охраняемого РИД, универсальность объектов охраны, отсутствие необходимости уплаты пошлины и обнародования сущности охраняемого результата. Безусловно, что эти особенности сделают секрет производства (ноу-хау) очень популярным средством правовой защиты РИД на предприятиях всех форм собственности.

Однако в работе с секретом производства имеются и сложности, обусловленные неопределенностью механизма постановки секрета производства на бухгалтерский баланс и дополнительными расходами, которые сопровождают этот этап работы с ним. С одной стороны, в соответствии с п. 4 "при выполнении условий... к нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания". Поэтому чисто теоретически секреты производства на баланс ставить можно^[18].

Однако на практике существуют проблемы. Во-первых, перед постановкой на баланс необходимо определить стоимость секрета производства. Согласно ст. 16 "оценка не может проводиться оценщиком, если он является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика оценки". Услуги независимого оценщика и уплата налога на прибыль - это дополнительные расходы. Во-вторых, бухгалтерские службы при постановке объекта на баланс в качестве НМА "привыкли" иметь в наличии подтверждающий документ (федеральный охранный документ: патент или свидетельство). На секрет производства таких документов не предусмотрено.

В настоящее время существует законная основа получить надежную правовую охрану РИД и в то же время избежать негативных моментов, связанных с бухгалтерским учетом секрета производства. Для этого необходимо в соответствии с п. 2 ст. 3 требующему правовой охраны РИД придать статус информации, составляющей коммерческую тайну.

Различие между секретом производства и информацией, составляющей коммерческую тайну, иллюстрирует таблица 1.

Отличие только в одном. Секрет производства нужно оценивать и ставить на баланс в качестве НМА, а информацию с грифом "КТ" - не нужно. Критерии охраноспособности, изложенные в ст. 1465 и ст. 3, п. 2, - тождественны, тем самым законодатель допустил один и тот же РИД защищать и как секрет производства, и как информацию, имеющую статус "коммерческая тайна". В отдельных случаях, когда предприятию выгодно увеличить свой уставный капитал, предпочтительнее, чтобы РИД имел статус секрета производства. В других случаях выгоднее, чтобы РИД имел статус информации, которая составляет коммерческую тайну. Причем переход одного в другое достигается действиями, выполняемыми внутри предприятия (выпуск соответствующего приказа по предприятию, процедура оценки и постановки на баланс в качестве НМА).

Заключение

Развитие специализированных институтов рыночной инфраструктуры, повышение инновационной активности бизнеса, обеспечение благоприятного инвестиционного климата требует создания эффективного правового механизма использования технологий и ноу-хау.

Выступая с программой по экономическому развитию страны на Красноярском экономическом форуме «Россия 2008-2020. Управление ростом», проходившем в феврале текущего года, Д.А. Медведев отметил, что «Стабильность и благополучие России могут быть обеспечены только развитием и модернизацией по всей стране. Четыре направления этого развития - институты, инфраструктура, инновации, инвестиции».

Следовательно, экономика России нуждается в развитии наукоемких отраслей. Одной из наиболее значимых составляющих такого развития выступает передача технологий, однако, современная действительность такова, что данный аспект гражданско-правовых отношений недостаточно урегулирован нормами права. До начала 2008 года в отечественном, законодательстве было несколько противоречащих друг другу статей отдельных законов, четыре статьи в Гражданском кодексе РФ (упоминавших о существовании такого объекта гражданских прав как ноу-хау), а также единичные подзаконные нормативные правовые акты.

Законодательной ветвью власти предпринимаются определенные шаги по урегулированию отношений в сфере передачи ноу-хау. Так, с 1 января 2008 года вступила в действие 4 часть Гражданского кодекса РФ, Глава 75 которой посвящена праву,-на секрет производства (ноу-хау). Законодателем предложено две модели гражданско-правового договора, обусловливающего передачу ноу-хау: это договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

Такого объема норм явно недостаточно для обеспечения состояния правовой защищенности сторон по договору о передаче ноу-хау. Ряд авторов, в том числе и Г. Штумпф, предлагают выходить из такой ситуации, применяя по аналогии нормы других гражданско-правовых договоров. Однако, договор о передаче ноу-хау имеет достаточно много схожих условий с другими гражданско-правовыми договорами, такими как купли-продажи, возмездного оказания услуг, подряда, простого товарищества и некоторыми другими. Правоприменительным органам достаточно сложно определить, к какому из условий договора о передаче ноу-хау применять по аналогии нормы права, регулирующие тот или иной схожий гражданско-правовой договор.

Анализируя действующий механизм правового регулирования отношений в области передачи ноу-хау, доктринальное понимание сущности ноу-хау, зарубежный опыт регулирования указанных отношений, необходимо отметить, что на данном этапе в России существуют теоретические и правоприменительные проблемы, которые не позволяют развиваться правоотношениям в области передачи ноу-хау, что приводит к замедлению темпов экономического роста в данной сфере.

Последствием предложенного Гражданским кодексом РФ механизма регулирования отношений в области передачи ноу-хау выступает правовая неопределенность. В такой ситуации суду затруднительно грамотно применить норму права. Необходимо, чтобы правоотношения в области передачи ноу-хау регулировались не по модели договора купли-продажи или лицензионного договора, а соглашением особого рода. При этом правовое регулирование должно происходить таким образом, чтобы защитить интересы обеих сторон договора о передаче ноу-хау, в то время как на данном этапе должным образом не обеспечены законные права и интересы ни владельца ноу-хау, ни его получателя.

Определение ноу-хау, содержащееся в статье 1465 Гражданского кодекса РФ, порождает круг теоретических проблем, так как не содержит всех существенных признаков и критериев, которым должна отвечать информация, подпадающая под понятие ноу-хау. Доктринальные определения, представленные отечественными учеными (А.П. Беловым, О. Рузаковой), являются более наукоемкими и точными, нежели законодательное. В этой связи актуальным видится вопрос формулирования наиболее четкого как с теоретической, так и с правоприменительное точки зрения определения понятия ноу-хау.

Наряду с недостаточной научной разработанностью проблем, возникающих при передаче ноу-хау, несовершенным гражданско-правовым законодательством, регулирующим правоотношения в области передачи ноу-хау, существуют и экономические предпосылки, обосновывающие актуальность настоящего исследования. К таким можно отнести возрастание роли наукоемких отраслей производства, увеличение числа, заключаемых договоров о передаче ноу-хау.

Положения Главы 75 Гражданского кодекса РФ, «Право на секрет производства (ноу-хау)», не внесли определенности в урегулирование отношений по передаче ноу-хау. Отчасти это связано с тем, что данному спектру отношений уделено лишь 8 статей.

Все перечисленные обстоятельства свидетельствуют о назревшей необходимости исследовать сравнительно новые и малоизученные правоотношения в области передачи ноу-хау и на этой основе определить правовую природу ноу-хау, сформулировать наиболее полное определение ноу-хау и выработать предложения по совершенствованию гражданского законодательства в области регулирования правоотношений в сфере передачи ноу-хау.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016)// "Российская газета", N 289, 22.12.2006,

Акопян А. Правовая природа договора о передаче ноу-хау и его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами // "Право и экономика", N 12, декабрь 2014 г.

1. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект; Екатеринбург: Институт частного права", 2016 г.
2. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. - "Проспект", 2015 г.
3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ-Пресс", 2015 г.
4. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ. - Система ГАРАНТ, 2012 г
5. Иванов И. Не растерять коммерческую тайну // ЭЖ-Юрист. 2016. N 35. С. 1, 6.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой" (постатейный)(отв. ред. Л.А. Трахтенгерц, "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2015
7. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.
8. Кротин А. Б. Интеллектуальная собственность: некоторые вопросы правоприменения , "Апелляция. Арбитражные споры", N 4, октябрь-декабрь 2012 г.)
9. Лопатин В.Н., Дорошков В.В. Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики. Т. 3. (под ред. В.Н. Лопатина). - "Юрайт", 2015 г.
10. Мозолин В.П., Д.А. Белова Особенности правового режима "ноу-хау" (секрета производства) (, "Право и экономика", N 4, апрель 2016 г.)
11. Особенности правового режима "ноу-хау" (секрета производства) (В.П. Мозолин, Д.А. Белова, "Право и экономика", N 4, апрель 2016 г.)
12. Потрашкова О.А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау)// "Информационное право", 2010, N 2
13. Синцов Г.В., Портнова Е.В. Соотношение понятий "секрет производства", "ноу-хау" и "коммерческая тайна" // Юридический мир. 2012. N 9. С. 35 - 37.
14. Ситдиков Р.Б. Некоторые проблемы определения субъектов прав на ноу-хау // Преодоление правового нигилизма как вектор развития современного государства и общества: материалы IV Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / сост.: С.В. Александров, И.И. Гирфанов, Ю.М. Лукин, Е.М. Макарова. - Казань: Казан.гос.ун-т. - 2011. – 741 с. - С. 567-569. – 0,25 п.л.
15. Ситдиков Р.Б. Ноу-хау как альтернатива патентно-правовой охране / Р. Ситдиков. // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. -2009. - № 10. - С. 40 – 45. – 0,38 п.л.
16. Ситдиков Р.Б. Ноу-хау как объект интеллектуальных прав. Актуальные проблемы // Патенты и Лицензии. - № 4. - 2015. – С. 31-35. –0,31 п.л.

1. Потрашкова О.А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау)// "Информационное право", 2012, N 2 ↑

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016)// "Российская газета", N 289, 22.12.2006, ↑

3. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект; Екатеринбург: Институт частного права", 2016 г. ↑

4. Особенности правового режима "ноу-хау" (секрета производства) (В.П. Мозолин, Д.А. Белова, "Право и экономика", N 4, апрель 2015 г. ↑

5. Иванов И.С. Институт ноу-хау в российском законодательстве // СПС КонсультантПлюс. 2014. ↑

6. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ. - Система ГАРАНТ, 2016 г. ↑

7. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. - "Проспект", 2015 г. ↑

8. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с. ↑

9. Лопатин В.Н., Дорошков В.В. Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики. Т. 3. (под ред. В.Н. Лопатина). - "Юрайт", 2016 г. ↑

10. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - "РГ-Пресс", 2014 г. ↑

11. Особенности правового режима "ноу-хау" (секрета производства) (В.П. Мозолин, Д.А. Белова, "Право и экономика", N 4, апрель 2015 г. ↑

12. Акопян А. Правовая природа договора о передаче ноу-хау и его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами // "Право и экономика", N 12, декабрь 2015 г. ↑

13. Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // "Право и экономика", 2010, N 3 ↑

14. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с. ↑

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016)// "Российская газета", N 289, 22.12.2006, ↑

16. Чайков М.Ю., Чайкова А.М. Коллизии секрета производства (ноу-хау)// "Юрист", 2010, N 4 ↑

17. Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау (, "Право и экономика", N 3, март 2016 г.) ↑

18. Кротин А. Б. Интеллектуальная собственность: некоторые вопросы правоприменения , "Апелляция. Арбитражные споры", N 4, октябрь-декабрь 2016 г.) ↑