Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В течение тысячелетий объектом рыночных отношений были материальные вещи, ограниченные в пространстве, земля и другие природные ресурсы, результаты материального производства. Был построен и соответствующий характеру объекта правовой механизм.

Чуть более двух столетий назад в экономическом обороте начали участвовать результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные по своей сути. Естественно, что первоначально правовое регулирование стало строиться по модели, максимально приближенной к уже известной, приспособленной для регулирования оборота материальных объектов.

В условиях инновационного развития экономики в настоящее время все большее значение придается различным объектам интеллектуальной собственности. При этом отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности могут стать не только полезными, но и прибыльными для различного рода компаний и организаций. К примеру, секрет производства, используемый в организации, может не только оптимизировать процессы, экономить средства и прочее, но и стать полноценным товаром на рынке. Любая организация, желающая заработать дополнительную прибыль, вправе передавать свои ноу-хау, посредством заключения лицензионных договоров, тем самым, получая значительную прибавку к своему доходу.

К сожалению, в настоящее время секрет производства в России не является распространенным и популярным предметом, на основании которого контрагенты выстраивают свои взаимоотношения, но в будущем положение должно кардинально измениться, так как непрерывное развитие технологий сопровождается процессами, которые постепенно можно улучшать, оптимизировать, добавлять и т.п. с целью эффективного и экономичного достижения результата.

Прежде чем создавать те или иные законодательные конструкции или изменять их, необходимо понять существующие проблемы правового регулирования института ноу-хау. Целесообразно выработать одинаковые подходы по ключевым вопросам с учетом сложившихся и развивающихся общественных отношений, а так же уже имеющегося опыта правового регулирования на международном уровне и за рубежом.

Актуальность данной темы заключается в том, что в юриспруденции до сих пор остается до конца не изученным такое явление как секрет производства (ноу-хау). А при принятии части четвертой Гражданского кодекса содержание главы, посвященной данному институту, было одним из самых спорных и остается таковым, пожалуй, и по сей день.

Кроме того, в 2014 году в главу 75 ГК РФ были внесены изменения, касающиеся понятия секрета производства (ноу-хау), что свидетельствует о внимании государства к проблемам применения этих норм и актуальности темы.

По мнению автора, тема остается актуальной и в связи с тем, что в теории гражданского права упоминаются и иные договоры по использованию секрета производства, помимо прямо названных в Гражданском кодексе.

Следует отметить, что в научных исследованиях авторы указывают и на ряд проблем, возникающих при использовании института ноу-хау.

Цель данной курсовой работы – изучить некоторые проблемные вопросы

института секрет производства (ноу-хау).

Для достижения указанной цели, автор данного исследования поставил

перед собой следующие задачи:

- изучить проблемы терминологии института секрета производства (ноу-хау);

- раскрыть содержание понятия «секрет производства» и его признаки;

- рассмотреть какие договоры могут использоваться для передачи секрета производства.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Изучение института «секрет производства», по мнению автора, включает в себя две группы вопросов. Первая проблема связана с изучением терминологии, используемой для обозначения этого правового феномена. Вторая проблема связана непосредственно с содержанием института «секрет производства». Поэтому, курсовую работу целесообразно начать с изучения самого термина секрет производства (ноу-хау).

Общеизвестно, что терминология условна. Но она имеет существенное практическое значение, особенно в праве, где терминологическое единство позволяет наиболее точно охарактеризовать правовое явление.

Важно, чтобы используемый термин соответствовал содержанию, характеризуемого понятия: не был более широким, чем охватываемое понятие, или более узким, и не находился в другой плоскости. Очень опасно и обозначение одной категории разными терминами.

Для рассматриваемой категории наибольшее распространение получил термин «ноу-хау». Это английский термин, переводимый «знаю как делать». Термин «ноу-хау» впервые введен еще в 1916 году на одном из судебных процессов в США. В качестве разновидностей «know how» («знаю как») выступают «show how» («покажу как»), «trade-secret» («деловой секрет»).

Воспринимаемые в качестве синонимов понятия «деловой секрет» и «ноу-хау» отличаются тем, что термин «деловой секрет» используется применительно к конфиденциальной информации, находящейся в распоряжении ее владельца. В случае передачи таких знаний на договорной основе они приобретут статус «ноу-хау», то есть если для делового секрета характерна статичность, то «ноу-хау» можно рассматривать как деловой секрет в динамике.^[1]

У нас «ноу-хау» является воспроизведением чисто фонетического звучания, звукосочетанием. Использование этого термина как неформального профессионализма, получившего хождение во всем мире, вполне правомерно, но профессиональный жаргон нужно четко отличать от официальной терминологии закона, как это делается и в США, законодательство которых использует термин «trade secret».

В российском законодательстве, начиная с 1991 года до настоящего времени, использовалась различная терминология. Например, такие термины как «коммерческая тайна», «торговые секреты», «секрет промысла», «производственная тайна» и т.п.

В части четвертой Гражданского кодекса говорится о «секрете производства». По мнению Е.К. Карпухиной, этот термин не отражает всецело рассматриваемое понятие. Последнее не ограничено только сферой производства, так как охватывает и другие сферы, например экономику организации и т.п., поэтому термин «секреты производства значительно уже, чем исследуемое понятие и не отражает тенденций развития.^[2]

Кроме того, автор данного исследования придерживается мнения, что трудно согласиться с термином «торговый секрет». Рассматриваемая категория касается не только торговли, она охватывает и любую другую профессиональную деятельность; кроме того, сведения в области торговли включают и чисто информационные данные, поэтому термин оказывается в одном отношении, слишком узок, а в другом — слишком широк.

Не может считаться удачным для рассмотрения и термин, используемый в Соглашении о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность,- «закрытая информация». Он включает в себя и чистую информацию, а не только рекомендации к действию, и потому оказывается излишне широким.^[3]

Так же ошибочным является рассмотрение данной категории в качестве

служебной тайны. Служебная тайна - более широкое понятие, она включает в себя не сведения, которые могут повлиять на организацию процесса производства, но и сведения, имеющие чисто информационное значение. Она не обязательно должна иметь коммерческое значение, информация может закрываться по другим соображениям. Можно отметить, что служебную тайну можно рассматривать скорее как способ охраны тех или иных сведений.

Существующий в настоящее время термин «секрет производства», получил свое легальное закрепление в 1991 году. Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г, (Основы) включали в себя статью 151, которая была посвящена «секретам производства», устанавливала общие признаки этой категории, условия предоставления правовой охраны и некоторые черты правового режима.

Согласно ст. 151 Основ «обладатель технической, организационной или

коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии наличия следующих трех признаков:

- эта информация имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

- к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

- обладатель этой информации принимает надлежащие меры к охране ее

конфиденциальности».^[4]

Статья 151 Основ действовала на территории России с 3 августа 1992 г.

Она продолжила свое действие и после принятия части первой ГК РФ, где в

ст. 139 предусматривалась охрана служебной и коммерческой тайны, условия охраны которых идентичны упомянутым выше признакам.^[5]

Принятие Закона «О коммерческой тайне» не поколебало действие статьи 151 Основ, хотя в этом законе коммерческая тайна выступала сначала под названием «информация, составляющая коммерческую тайну», но с тем же набором условий.^[6]

И лишь Федеральный закон «О введении в Действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. признал недействующими Основы на территории Российской Федерации с 1 января 2008 г.^[7]

На смену статье 151 Основ пришла ст. 1465 ГК РФ, которая по

содержанию, особенно по признакам охраноспособности объекта, аналогична

статье 151 Основ.

До 12 марта 2014 года в соответствии со ст. 1465 Гражданского кодекса, секретом производства (ноу-хау) признавались сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых, обладателем таких сведении введен режим коммерческой тайны.

«Из указанного определения видно, что законодательство позволяло отнести к секрету производства (ноу-хау) практически любую информацию, лишь с условием того, что она будет обладать действительной или потенциальной коммерческой ценностью».^[8]

О.Городов считает, что в данном определении секрета производства законодатель допускал грубую ошибку сущностного характера, поскольку информация не может составлять тайну, ибо это сведения или знания, а может находиться в тайне, т.е. особом режиме, именуемом режимом конфиденциальности информации. Так же секретам производства придан как режим коммерческой тайны, так и режим исключительных прав, которые взаимно исключают друг друга.^[9]

По мнению Е. Меликова, секрет производства - это сведения технического и нетехнического характера о способах осуществления профессиональной деятельности, зафиксированные на материальном носителе, содержащие реквизиты, позволяющие их идентифицировать, являющиеся не общеизвестными и труднодоступными для других лиц, за исключением тех из них, кто самостоятельно, либо в порядке правопреемства приобрел аналогичные сведения или связан с их обладателем обязательствами о неразглашении, неохраняемые с помощью других институтов права интеллектуальной собственности, монопольное использование которых, обеспечено их общеизвестностью и труднодоступностью, может принести обладателю какие-либо экономические выгоды в настоящее время или в обозримом будущем, при условии, что к ним нет свободного доступа на законном основании, и обладатель принимает надлежащие технические, юридические и иные меры по охране их конфиденциальности.^[10]

По мнению И.А. Зенина, ноу-хау - это «неохраняемая конфиденциальная научно-техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, обладающая экономической ценностью, а также различные производственные навыки и опыт их применения».^[11]

В.Н. Кастальский считает, что сущность секрета производства (ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности состоит в том, что его использование способно принести обладателю сведений о нем преимущества при осуществлении профессиональной деятельности по отношению к третьим лицам, осуществляющим те же виды профессиональной деятельности без использования сведений о таком секрете производства (ноу-хау). По этой причине обладатель соответствующих сведений засекречивает их.^[12]

Придание сведениям статуса секрета производства (ноу-хау) целесообразно по следующим причинам. Во-первых, экономические и организационные решения не подлежат охране ни в соответствии с патентным законодательством, ни в соответствии с законодательством об авторском праве. Во-вторых, патентование технических решений не всегда целесообразно. В-третьих, секрет производства (ноу-хау) может представлять собой техническое решение, не отвечающее условиям патентноспособности.

В доктрине отнесение той или иной информации к секрету производства (ноу-хау) долгое время пребывало в состоянии неопределенности, так как различные исследователи высказывали мнения, которые во многом противоречили друг другу.

Так, изначально к секрету производства (ноу-хау) относили только технические достижения. В дальнейшем позиции исследователей стали расходиться и охватывать все более широкий объем информации. Это привело к возникновению в науке различных мнений об объеме сведений, составляющих секрет производства.

Проанализировав существующие подходы в российской науке, с учетом международной практики применения института ноу-хау, В.В. Погуляев предложил разделить ноу-хау на три большие группы:

1) информация о сущности незапатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца;

2) сведения о методах, процессах, технологиях, профессиональном опыте или иных объектах, имеющих коммерческую ценность, но лишенных способности охраняться патентом;

3) добавочная информация, получаемая при использовании запатентованных технологий, которая, не будучи патентоспособной сама по себе, позволяет

более эффективно использовать запатентованное устройство или способ.^[13]

Таким образом, сведения, которые включаются в институт секрета производства, имеют различный характер.

Однако, для того, чтобы их можно было отнести к ноу-хау, они должны иметь общие признаки.

В литературе выделяют различные признаки секрета производства, это обусловлено тем, что мнения по поводу данного понятия различны. Так, например, Е.К. Карпухина выделяет такие признаки как:

1) К ноу-хау относят знания и навыки, связанные с разработкой, освоением, производством, реализацией, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом, совершенствованием техники, технологии материалов.

2) Ноу-хау имеют значительную ценность и носят практический характер, это не теоретические предпосылки, не гипотезы.

3) Ноу-хау всегда конфиденциальны, известны ограниченному кругу лиц (только тем лицам, которым они необходимы для производственной деятельности и только в требуемом объеме), в целом ноу-хау должен знать только один, максимум два человека-специалиста.

4) Ноу-хау не имеют правовой защиты на национальном и международном уровнях.

5) Ноу-хау основаны на глубоких знаниях.^[14]

В.В. Погуляев считает, что неотъемлемыми признаками секрета производства (ноу-хау) является:

1) Коммерческая ценность. Она поставлена в зависимость от неизвестности третьим лицам - субъектам, не являющимися сторонами связанных с ней отношений.

2) Недоступность на законном основании. То есть полагается, что третьи лица могут получить информацию только незаконным способом либо в результате небрежности ее обладателя.

3) Принятие мер, препятствующих общему доступу к ней, иными словами- введение режима коммерческой тайны.^[15]

Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Информация,

составляющая секрет производства, не должна быть общеизвестна (хотя ею

могут владеть и иные лица). Так, например, не может составлять секрет

производства программа телепередач, публикуемая тем или иным средством

массовой информации. Информация должна иметь именно коммерческую (а

не личную, например) ценность.

К информации нет свободного доступа на законном основании. При этом к секретам производства могут иметь доступ отдельные лица (сотрудники налоговых и антимонопольных органов, аудиторы, контрагенты по договорам коммерческой концессии и т.п.). В таких случаях под доступом к секретам производства понимается ознакомление определенных лиц с указанной информацией с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

Однако информация не должна быть общедоступна.

В отношении информации правообладателем введен режим коммерческой тайны. А с учетом последних изменений ГК РФ – приняты любые иные меры для сохранности сведений.

При этом в соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информация- это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.^[16]

Секретом производства не может являться информация, в отношении которой, в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» не может быть установлен режим коммерческой тайны, либо предприняты иные меры обеспечения конфиденциальности, это сведения о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам, о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений, об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности и т.п. (статья 5 ФЗ «О коммерческой тайне»).

Проанализировав признаки, которые выделяют различные авторы, можно выделить следующие наиболее важные признаки секрета производства:

1) секрет производства (ноу-хау) представляет собой результат интеллектуальной деятельности;

2) секрет производства (ноу-хау) представляет собой совокупность информации, необходимой для наиболее эффективного осуществления какого-либо производственного процесса;

3) секрет производства - информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;

4) информация, составляющая ноу-хау, обязательно должна быть на данный момент конфиденциальной, т.е. должна быть в полном объеме сосредоточена в руках ее обладателя, вместе с тем отдельные ее элементы могут быть известны, но не в общей их совокупности, а каждый в отдельности, и только из различных источников;

5) возможность самостоятельного, независимо от ее обладателя, получения и сбора всей совокупности этой информации, хотя и не исключается, но связана со значительной потерей времени и затратами либо вообще затруднена настолько, что ее приобретение у обладателя информации дает существенный экономический эффект;

6) к секрету производства (ноу-хау) нет свободного доступа на законном основании.

Проанализировав все вышеизложенное, можно предложить следующее определение секрета производства (ноу-хау): Секрет производства - это конфиденциальная (в целом или в какой-либо части) на данный момент совокупность сведений в виде технических и других решений, знаний и опыта, необходимых для организации наиболее конкурентоспособной продукции, либо осуществления иных видов деятельности.

С учетом мнений, высказанных в ходе научных дискуссий, в главу 75 ГК РФ 12 марта 2014 года были внесены изменения, которые, в том числе, коснулись понятия секрета производства.

Так, в соответствии со ст. 1465 ГК РФ в последней редакции (от 12.03.2016) секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в следствие неизвестности их третьим лицам, если к этим сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В настоящее время секретом производства предлагается признавать сведения любого характера исключительно о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. В прежней редакции ст. 1465 ГК РФ ноу-хау признавались сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. Таким образом, в настоящее время предложено ограничительное толкование сведений, поскольку они могут касаться только результатов интеллектуальной деятельности.

С другой стороны, в последней редакции ст.1465 ГК РФ, сведения, составляющие секрет производства могут охраняться не только установлением режима коммерческой тайны (как это требовала предыдущая редакция статьи), но и другими любыми мерами для соблюдения их конфиденциальности.

Таким образом, последние изменения статьи 1465 ГК РФ связаны с изменением понятия сведений, которые можно относить к секрету производства и со способом охраны этих сведений.

По мнению Л. Блиновой, обновленная редакция ст. 1465 ГК РФ не лишена недостатков. Во-первых, в новой редакции ст. 1465 ГК РФ вновь необоснованно отождествлены категории «секрет производства» и «ноу-хау». Новая редакция может способствовать формированию у правоприменителя представления, будто сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере не могут относиться к техническим сведениям, а сведения о способах осуществления профессиональной деятельности к организационным.^[17]

В практическом плане заслуживает поддержки предлагаемое расширение круга способов обеспечения конфиденциальности сведений, признаваемых секретом производства. В первоначальной редакции таким способом признавалось введение в отношении сведений только режима коммерческой тайны, а в соответствии с новой редакцией режим коммерческой тайны рассматривается как один из способов обеспечения конфиденциальности сведений.

ГЛАВА 2. ДОГОВОРЫ НА ПЕРЕДАЧУ НОУ-ХАУ (СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА)

Если обратиться к законодательству, то в части четвертой ГК РФ названы договоры, которые может заключать обладатель ноу-хау (секрета производства).

Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, любым, не противоречащим закону способом, в том числе, путем заключения:

- договора об отчуждении исключительного права;

- лицензионного договора.

Кроме того, в главе 75 ГК РФ прямо предусмотрены и урегулированы два договора, которыми можно передавать секрет производства. Статья 1468 ГК РФ регламентирует договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, а ст. 1469 ГК РФ - лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

Важно отметить, что предметами таких договоров является не передача информации, составляющей секрет производства, а распоряжение исключительным правом на секрет производства. Данная позиция и ранее поддерживалась в судебной практике.

Пленум Верховного суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в постановлении от 1 июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» прямо указал на то, что ноу-хау не может быть внесено в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором».^[18]

Следует отметить, что исследователи отмечают, что «информационный рынок развивается, используются договорные конструкции ноу-хау, не поименованные в ГК РФ, к числу которых относятся договор о передаче ноу-хау и договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау».^[19]

Кроме того, поскольку исключительным правом на секрет производства его обладатель может пользоваться любым не противоречащим закону способом (ст.1466 ГК РФ), то заслуживает внимания высказанная точка зрения о возможности залога прав на секрет производства.^[20]

В курсовой работе автор посчитал возможным остановиться на двух договорах, предусмотренных гражданским кодексом РФ.

2.1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства (ст.1468 ГК РФ)

Таким образом, стороны по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства именуются законодателем «правообладатель» и «приобретатель».

По своей сути такой договор аналогичен договорам об отчуждении исключительных прав применительно к иным результатам интеллектуальной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Таким образом, по договору об отчуждении исключительного права правообладатель отчуждает в полном объеме, а приобретатель приобретает соответствующее исключительное право.

В соответствии со статьей 1234 ГК РФ данный договор должен быть заключен в письменной форме, в противном случае он будет недействительным.

Существенными условием договора об отчуждении исключительного права являются предмет (п. 1 ст. 432 Г К РФ) и размер вознаграждения (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

В предмете договора следует обязательно указать, что передаваемое ноу-хау является коммерческой тайной его разработчика, которая охраняется в соответствии с требованиями Закона о коммерческой тайне. Исходя из этого, стороны согласовывают свои права и обязанности, возникающие в связи с условием о конфиденциальности. Причем их содержание во многом определяется исключительностью или неисключительностью передачи ноу-хау (это зависит от возможности передачи ноу-хау третьим лицам). В любом случае стороны принимают на себя обязательство сохранять конфиденциальность ноу-хау в течение срока действия договора, а также обеспечивают такой режим в случае передачи ноу-хау третьим лицам.

В тексте договора, а при необходимости и в приложении к нему, следует дать исчерпывающую характеристику передаваемого ноу-хау.

Из технического описания ноу-хау должно быть очевидным, что именно передается по Договору. Обычно речь идет о технических знаниях, которые могут включать предметы (опытные незарегистрированные образцы изделий, инструмента и т.д.); техническую документацию, содержащую расчеты, формулы, чертежи, планы и др.; инструкции о регулировании процессов изготовления и использования продукции, о применении различных способов создания приспособлений для оснастки производства; технические рецепты, указания о расположении машинного оборудования; предписания персоналу при работе на испытательных стендах; и др. При этом нужно учитывать суть и назначение ноу-хау.

В отношении данного договора действует презумпция возмездности, что означает, что договор признается возмездным, если в нем прямо не предусмотрено обратное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства условия о размере вознаграждения или порядке его определения, договор считается не заключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные в п.3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Моментом перехода исключительного права на секрет производства является момент заключения договора, если в нем не предусмотрено иное.^[21]

Однако у данного вида договоров применительно к ноу-хау имеются особенности, которые должны быть приняты во внимание при подготовке договора.

Могут возникнуть сложности с определением предмета договора. Согласно статье 432 ГК РФ условие о предмете договора является существенным. Соответственно, отсутствие согласия между сторонами по этому условию означает, что договор не заключен. В отличие от иных результатов интеллектуальной деятельности объект данного исключительного права заведомо неизвестен обществу, и, следовательно, недостаточно лишь назвать его в договоре. Приобретатель должен позаботиться о том, чтобы в договоре секрет производства был описан с достаточной степенью подробности, позволяющей его идентифицировать. С другой стороны, лицо, отчуждающее право на секрет производства, не заинтересовано раскрывать сущность секрета производства до заключения договора и поэтому будет стремиться включить минимум подробностей на этот счет в текст договора. Возможным вариантом может быть, например, раскрытие секрета производства в приложении к договору, предоставляемому приобретателю в полном объеме лишь непосредственно при заключении договора. Вопрос определения секрета производства в договоре всегда требует к себе внимательного отношения, о чем, к сожалению, иногда забывают на практике.^[22]

По мнению А.М. Эделевского, предметом этого договора может являться только исключительное право на секрет производства в полном объеме. Отчуждение отдельных правомочий, составляющих исключительное право на секрет производства, не допускается. Указание на "полный объем" относится также и к объему передаваемой информации на секрет производства. Неполное раскрытие информации, составляющей секрет производства, не допускается.^[23]

При отчуждении права на секрет производства важен вопрос соблюдения конфиденциальности прежним правообладателем этого секрета. Так как право на секрет производства основано на фактической монополии одного лица на определенные сведения, то отчуждение исключительного права на этот объект будет иметь смысл только в том случае, если указанная монополия сохранится. Но, отчуждая право на секрет производства, прежний правообладатель не обязательно лишается информации, составляющей содержание этого секрета производства, в конце концов, он может сохранить данные сведения в своей памяти. В результате существование исключительного права приобретателя оказывается в зависимости от поведения прежнего правообладателя, ведь если он умышленно или по недосмотру раскроет соответствующую информацию, то право приобретателя прекратится. Именно поэтому ГК прямо устанавливает, что лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

2.2. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства

В отличие от договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, при заключении лицензионного договора, правообладатель не утрачивает в полном объеме права на секрет производства, а передает их частично в установленных договором пределах. Данный вывод можно сделать исходя из п.1 ст. 1469 ГК РФ, в соответствии с которой «по лицензионному договору одна сторона, обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиару) право использования соответствующего секрета производства в установленном договорах пределах» (ст. 1469 ГК РФ).

«Руководствуясь общей нормой ст. 1235 ГК РФ о лицензионных договорах, лицензиат вправе использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Данное предписание, используемое в Кодексе, было позаимствовано из КоАП: «Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными (п. 2 ст. 31)».^[24]

Сторонами данного договора выступают «лицензиар»- обладатель исключительного права на секрет производства и «лицензиат»- приобретатель исключительного права на секрет производства. Субъектный состав участников договора не ограничен.

Как и договор об отчуждении исключительных прав на секрет производства, лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть как консенсуальным, так и реальным, как возмездным, так и безвозмездным. В случае отсутствия в таком договоре указания на его безвозмездность он является возмездным.

В договоре предусматривается взаимная ответственность участников за несоблюдение обязательства сохранить конфиденциальность ноу-хау с определением размеров и порядка возмещения убытков, а также иные способы защиты информации, составляющей ноу-хау, указанные в ст. 12 ГК РФ. Контрагенты могут оговорить ответственность получающей стороны за неумышленное разглашение информации, составляющей ноу-хау, если эта сторона не предпринимала в разумных пределах мер для ее защиты. В отношении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства распространяются общие положения главы 69 ГК РФ , касающиеся лицензионных договоров.

Так, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства не подлежит государственной регистрации, так как сам секрет производства не регистрируется. Лицензионный договор презюмируется возмездным, если в договоре не предусмотрено иное.

«Однако лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства обладает следующей особенностью. На него не распространяется общее правило статьи 1235 ГК РФ о том, что в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В отступление от этого правила комментируемая статья устанавливает, что в случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Таким образом, указанное положение статьи 1235 ГК РФ дезавуируется».^[25]

Законодатель налагает на обе стороны лицензионного договора обязанность по сохранению конфиденциальности секрета производства в течение всего срока действия договора - в отношении лицензиара, либо до прекращения исключительного права на секрет производства - в отношении лицензиата.

Таким образом, из буквального толкования закона следует, что лицензиат, получивший право использовать ноу-хау, скажем, на месяц, обязан впоследствии годами и даже десятилетиями ограничивать доступ ко всем ресурсам, продуктам, остаточной и производной информации, которые образовались в процессе использования ноу-хау, либо полностью их уничтожить, обезопасив себя, таким образом, от перспективы возмещения убытков лицензиару.

Наиболее уязвимыми, с точки зрения сохранения конфиденциальности ноу-хау представляются, во-первых, этап демонстрации возможностей применения ноу-хау в производстве в рамках преддоговорного контакта, во-вторых, период после завершения договорных отношений, включая досрочное расторжение договора. Эффективным средством, позволяющим защитить интересы, прежде всего обладателя ноу-хау, служит договор о защите коммерческой тайны (о конфиденциальности). На практике он заключается одновременно с подписанием соглашения о передаче ноу-хау или даже раньше. В договоре о защите коммерческой тайны передающая сторона отражает содержание передаваемой информации, являющейся коммерческой тайной фирмы, а получающая сторона берет на себя обязательство не разглашать полученную информацию третьим лицам и принимать меры, позволяющие избежать утечки информации по различным каналам. Стороны определяют особые условия, при которых информация не будет являться коммерческой тайной (если полученная информация уже известна получающей стороне, раскрыта по мотивированному запросу государственного органа и др.). Такой договор имеет долгосрочный характер и позволяет надежно защищать коммерческие интересы сторон. Сам факт его заключения между сторонами не разглашается.

«Кроме того, учитывая специфику рассматриваемого объекта, законодатель упустил - количественный предел лицензионных договоров.

Ведь, несмотря на установленные Гражданским кодексом юридические новеллы, договорные отношения, связанные с информацией, составляющей коммерческую тайну, основаны не на акте передачи прав на использование данной информации, а скорее на порядке ее раскрытия, в том числе посредством предоставления доступа к ней каким-либо способом, на определенных условиях.

Одной из характерных особенностей лицензионных договоров в отношении секретов производства является наличие в таких договорах разного рода ограничительных положений (касающихся территории использования, объемов производства, сотрудничества с третьими лицами, ограничения возможности приобретения определенных комплектующих у третьих лиц и т.д.). Подобные положения, часто встречающиеся в договорах в сфере интеллектуальной собственности, для секретов производства имеют особое значение в силу особенностей объекта охраны. В литературе высказаны мнения, которые препятствуют активному развитию использования секрета производства. Эти препятствия связаны, в том числе, с тем, что существует риск «невозможности оценки ноу-хау до его раскрытия и невозможностью полностью гарантировать конфиденциальность ноу хау до заключения лицензионного договора»^[26]

Заключение

Собрав необходимую информацию, проведя данное исследование, автор окончательно убедился в актуальности данной темы, так как действительно институт ноу-хау в современном мире активно развивается и в то же время остается мало изученным и порождающим много споров.

1. Автором сформулировано наиболее точное, на его взгляд, понятие ноу-хау: Секрет производства - это конфиденциальная (в целом или в какой-либо части) на данный момент совокупность сведений в виде технических и других решений, знаний и опыта, необходимых для организации наиболее конкурентоспособной продукции, либо осуществления иных видов деятельности.

2. Выведены наиболее важные признаки секрета производства:

1) ноу-хау представляет собой совокупность информации, необходимой для наиболее эффективного осуществления какого-либо производственного процесса;

2) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;

3) информация, составляющая ноу-хау, обязательно должна быть на данный момент конфиденциальной, т.е. должна быть в полном объеме сосредоточена в руках ее обладателя, вместе с тем отдельные ее элементы могут быть известны, но не в общей их совокупности, а каждый в отдельности, и только из различных источников.

4) возможность самостоятельного, независимо от ее обладателя, получения и сбора всей совокупности этой информации, хотя и не исключается, связана со значительной потерей времени и затратами либо вообще затруднена настолько, что ее приобретение у обладателя информации дает существенный экономический эффект.

Распоряжение исключительным правом на секрет производства, как правило, осуществляться путем заключения договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, и так же путем заключения лицензионного договора.

При заключении данных договоров передается не само ноу-хау, а исключительное право на него, только по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства данное право передается в полном объеме, а в лицензионном договоре - в установленных договором пределах.

По своей сути данные договоры аналогичны договорам применительно к иным результатам интеллектуальной деятельности.

Существенными условиями данных договоров является предмет, цена договора и у лицензионного договора еще способы использования секрета производства.

Эти договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными, если это указано в договоре; они могут быть реальными и консенсуальными; субъектный состав данных договоров не ограничен.

Важной особенностью является то, что лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Кроме того, помимо договоров предусмотренных ГК РФ в отношении секрета производства, в науке гражданского права называют и иные возможные договоры: договор о передаче ноу-хау, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау, залог ноу-хау.

Библиографический список

1. Специальная литература

1. Блинова Л.Г. О проекте внесений изменений в главу 75 ГК РФ и закон «О коммерческой тайне», касающихся ноу-хау// Промышленная собственность, 2007 № 5.

2. Блинова Л.Г. Непоименованные договоры о ноу-хау как направление развития гражданского законодательства.// Юрист 2013, № 18.

3. Городов О. О соотношении режимов исключительного права и коммерческой тайны в новом законодательстве об интеллектуальной собственности// Промышленная собственность, 2007, №4.

4. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: Учебник под ред. Е.К. Карпухиной. М., 2004.

5. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебник /под ред. Е М. Коршунова. М.: Юристь ,2001.

6. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). Учебник под ред. Н.М. Коршунова. М. НОРМА, 2012.

7. Кастальский В.Н. Основные новеллы части четвертой Гражданского кодекса. М, Вольтерс Киувер, 2007.

8. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации / под ред. Корчагина Н.П., Е.А. Моргунова, В.В. Погуляева. М. ЗАО Юстицинформ, 2008.

9. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса под ред.М. Маковского, 2008

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) под ред. С.С. Алексеева, А.С. Васильева, В.Б. Головаева и др. (СПС Консультант Плюс)

11. Кряжевских К., Суздалев И. Юридическая природа и практические вопросы залога ноу-хау. // Интеллектуальная собственность 2012, №8.

12.Мелихов Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права.// Промышленная собственность,2003, №7.

13. Нурбеков И.М. Правовая защита конфиденциальной информации// Законодательство, 2011, № 6.

14.Погуляев В.В. Постатейный комментарий к ФЗ «О коммерческой тайне». М.:Юстицинформ, 2005.

15.Ситишко Д.А. Секрет производства (ноу-хау) и коммерческая тайна: некоторые особенности использования секрета производства //Право и политика, 2009, №94.

16. Эрделевский А.М. О секретах производства. (СПС «Консультант плюс»)

2. Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 03.07.2016)//С3 РФ 05.12.1994, .№ 32.

2. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004. №98-Ф3 (ред.11.07.2011) //СЗ. РФ. 2004. №32.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 №230-ФЗ (в ред.03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. №52.

4. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2006 №231-ФЗ (в ред. 12.04.2010) Российская газета 22.12.2006 №289.

5. Об информации и информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006. №149-ФЗ (ред. 06.04.2011) // СЗ РФ. 2006. №31.

Недействующие акты:

1.Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик: утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211—1 (ред. от 26.11.2001)// Ведомости СНД и ВС СССР 26.06.1991, № 26.

1. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебник под ред. Е.К. Карпухиной.

   М.,2004.С.144. ↑

2. См.: Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебник под ред. Е.К. Карпухиной, М.,2004,С.146 ↑

3. См.: Там же, С.146. ↑

4. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик: утв. ВС СССР 31.05.1991 №2211—1 (ред. от 26.11.2001) Ведомости СНД и ВС СССР 26.06.1991,№ 26.Ст. 151. ↑

5. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1: Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред.30.11.1994)//С3 РФ 05.12.1994, № 32.Ст. 139. ↑

6. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004. №98-Ф3 (в ред. 11.07.2011) // СЗ РФ. 09.08.2004 №32. ↑

7. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2006 №231-ФЗ (в ред. от. 12.04.2010) // Российская газета 22.12.2006 №289. ↑

8. См.: Ситишко Д.А. Секрет производства (ноу-хау) и коммерческая тайна: некоторые особенности использования секрета производства.// Право и политика, 2009, №4. С.13. ↑

9. См.: Городов О. О соотношении режимов исключительного права и коммерческой тайны в новом законодательстве об интеллектуальной собственности. // Промышленная собственность,2007. №4.С.21. ↑

10. См.: Мелихов Е.Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права. // Промышленная собственность 2003‚ № 7. С.33. ↑

11. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебно-практическое пособие/ под ред. И.А. Зенина. М., 2001 .С. 122. ↑

12. Кастальский В.Н. Основные новеллы части четвертой Гражданского кодекса. Москва.2007‚С.7. ↑

13. Погуляев В.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О коммерческой тайне“. М.. Юридический дом "Юстицинформ", 2005.С.13 ↑

14. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебник /под ред. Карпухиной Е.А. М.,2004, С.145. ↑

15. Погуляев В.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О коммерческой тайне“. М.. Юридический дом "Юстицинформ", 2005.С.25 ↑

16. Об информации, информационных технология и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (в ред. 06.04.2011)//СЗ РФ. 31.07.2006. №31.Ст. 2. ↑

17. Блинова Л. О проекте внесения изменений в главу 75 ГК РФ и закон «О коммерческой тайне», касающихся ноу—хау //Промышленная собственность 2007, №5 .С.6. ↑

18. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). Учебник под ред. Н.М. Коршунова. М. Норма, 2012.С.351. ↑

19. Блинова Л.Г. Непоименованные договоры о ноу-хау как направление развития гражданского законодательства//Юрист № 18, 2013,С.6 ↑

20. См.: Кряжевских К., Суздалев И. Юридическая природа и практические вопросы залога ноу-хау.//Интеллектуальная собственность №8, 2012 С.31-42 ↑

21. Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). Учебник./Под ред. Н.М. Коршунова. М. НОРМА 2008.С.352. ↑

22. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса/ под ред. Маковского. М.,2008.С.188 ↑

23. Эделевский А.М. О секретах производства. (СПС «Консультант плюс») ↑

24. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации./Под ред. Н.П. Корчагина, Е А. Моргунова, В.В. Погуляева. ЗАО Юстицинформ,2008.С.161. ↑

25. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. (постатейный) 2-е издание переработанное и дополненное. Под. ред. С.С Алексеева, А.С. Васильева, В.Б. Головаева и др.). (СПС Консультант плюс») ↑

26. Нурбеков И.М. Правовая защита конфиденциальной информации.Законодательство, №6, 2011, С.11 ↑